智慧財產權專業知識

原文刊登於專利師期刊第23期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

由「正當法律程序」視角初探現行民事專利訴訟體制

摘要

「正當法律程序」透過大法官持續之闡釋，已多次為我國人權保障劃下新的里程碑；而從智慧財產法院成立以來，亦廣受各界矚目，期盼其能有效保障包含「專利權」在內之眾多智慧財產權，而為我國司法審理注入一股活水，本文擬從「正當法律程序」的觀點，探討目前智慧財產司法實務之運作，是否有違背大法官所揭示「財產權」之「正當法律程序」之虞。

關鍵字︰憲法、財產權、正當法律程序、聽審權、認識權、陳述權、申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準、智慧財產案件審理法第8條第1項

壹.「訴訟權」與「正當法律程序」之概念

一.基本權概述憲法係國家根本大法，

我國憲法分為基本權與政府組織兩大部份，其中稱為基本權者，為國家主權建立時，制憲者承諾賦予人民的權利，此權利屬於憲法上之權利，與一般法律上的權利相較大有不同。

法律上之權利，立法者享有極大的決定權，隨者立法政策之調整，立法者可以賦予人民某項權利，例如博奕條款賦予人民設置賭場合法賭博之權利，故此權利若屬立法者賦予人民，則立法亦有權力收回。

然而，立法者亦僅為憲法機關之一，因此屬於憲法位階之基本權並非立法者可隨意限制，立法者若欲限制人民受憲法所保障之基本權，則需要符合比例原則之限制。

因制憲者於制憲之時，無法預見日後社會之發展，故制憲者委由釋憲機關以解釋憲法之方式，逐步建立其他基本權，避免立法者、行政機關或甚至是司法機關恣意侵害人民重要權利。

二.「訴訟權」實務演進之概述

我國憲法第16條規定︰「人民有請願、訴願及訴訟之權」，此憲法條文經過大法官多次解釋，藉由訴訟權之保障，人民得向法院依法定程序提起救濟，落實「有權利，必有救濟」之保護，以避免受憲法與法律保護之權利淪為具文。

(一)釋憲者將訴訟制度之建構，賦予立法者極大權限。

訴訟權之行使需透過訴訟制度，而訴訟權之核心領域為何？訴訟制度是否有其憲法上之必要程序？該等爭議在我國憲法實務上一直論戰不休，觀大法官早期所作成之釋字第393號解釋主文︰「憲法第十六條規定，人民訴訟權應予保障，至訴訟救濟應循之審級、程序及相關要件，應由立法機關衡量訴訟之性質，以法律為正當合理之規定…」可知，依照大法官之意旨，訴訟制度應行何種審級、程序、要件，立法者有極大裁量權，因此極易因為立法者之怠惰，而造成人民權利無法獲得救濟。

然而，釋字393號解釋之不同意見卻指出︰「…為貫徹人民訴訟權之保護…對於再審之事由與程序所設之限制是否合理、正當而無礙於人民之『聽審請求權』，亦為違憲審查對象之一」(司法院釋字第393號解釋，蘇俊雄大法官不同意見書)，可知當時少數不同意見已理解「聽審權」之重要性。

隨時代演進，大法官亦慢慢確立了許多具體訴訟程序，例如，「應本正當法律程序之原則，對被付懲戒人予以充分之程序保障，例如採取直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度，並予以被付懲戒人最後陳述之機會等」(司法院釋字第396號解釋理由書)、「憲法第十六條規定…包含聽審、公正程序、公開審判請求權及程序上之平等權等(司法院釋字第482號解釋理由書)，讓憲法第16 有了更充實之內涵。

惟就訴訟程序之建立，大法官既已授予立法者巨大的裁量權限，造成大法官訴訟程序之改革裹足不前，使得「聽審權」僅受到徒具形式之保障，例如釋字第667號解釋理由書︰「人民之訴願及訴訟權為憲法第十六條所保障…此項程序性基本權之具體內容，包括訴訟救濟應循之審級、程序及相關要件，須由立法機關衡酌訴訟案件之種類、性質、訴訟政策目的以及訴訟制度之功能等因素，制定合乎正當法律程序之相關法律，始得實現。而相關程序規範是否正當，須視訴訟案件涉及之事物領域、侵害基本權之強度與範圍、所欲追求之公共利益、有無替代程序及各項可能程序之成本等因素，綜合判斷而為認定」，雖然加入了「正當法律程序」之字眼，諸多抽象要件的演繹結果，仍未替「訴訟權」或「聽審權」建立新的具體內含。

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(二)於歷來大法官解釋中，審級利益並不受訴訟權保障。

審級利益係指當事人可請求法院進行幾次審判，一般民、刑事訴訟可進行分別於地方法院、高等法院、最高法院(民事訴訟法第466條針對上訴三審另有金額之限制)進行三次審理，有三個審級；而行政訴訟則可於高等行政法院、最高行政法院進行兩次審理，因此行政訴訟程序僅有兩個審級，此外最高法院與最高行政法院僅審查其下級法院是否有適用法律之錯誤。

然而，訴訟制度究竟應設立幾個審級，各國各有不同考量，若能提供「有效」的救濟程序，究竟應建立幾個審級似乎並非是重點，大法官向來見解確有其依據。

釋字第639號解釋主文︰「憲法第八條所定之法院，包括依法獨立行使審判權之法官。刑事訴訟法第四百十六條第一項第一款就審判長、受命法官或受託法官所為羈押處分之規定，與憲法第八條並無牴觸。刑事訴訟法第四百十六條第一項第一款及第四百十八條使羈押之被告僅得向原法院聲請撤銷或變更該處分，不得提起抗告之審級救濟，為立法機關基於訴訟迅速進行之考量所為合理之限制，未逾立法裁量之範疇，與憲法第十六條、第二十三條尚無違背…」，揭示縱屬於憲法保障度較高的人身自由，亦只能向同一審級的法院聲請救濟，顯然大法官對於審級利益的堅守一如往昔。

(三)正當法律程序引入我國之必要性。

我國憲法實務對於「訴訟權」之發展，雖在破除特別權利關係時留下

以程序正義追求實體正義，最著名之典故應屬所羅門王的故事，所羅門王遇到一「實體事實」難以發現之難題，即兩女爭執為一嬰兒之生母時，而互不相讓，最後所羅門王成功的利用「程序手段」，發現誰為生母，此故事是否屬實雖以難以考證，然而卻可告訴吾人，當實體真實不易尋覓之時，確保程序之正義，方能發現難以尋覓的實體真實。

而當法律規定內容具有高度抽象性與不確定性，而於個案之解釋與適用上具有高度爭議性，法律不僅應設置能正確實現立法意旨之適當組織，以執行此等職務，並應規定可有效保障人民財產權與居住自由之正當程序(司法院釋字第709號解釋，林錫堯大法官協同意見書)，因此由「正當法律程序」之視角觀之，為了保護人民之財產權，當法律規定內容具有高度抽象性與不確定性，因產生個案之解釋與適用上具有高度爭議性，可透過兩種有效的「正當法律程序」避免高度抽象性與不確定性產生的爭議，其一是「設置能正確實現立法意旨之適當組織」，其二則是「規定有效保障人民財產權之正當程序」，兩者缺一不可。

因為縱使具有「適當之組織」，如仍欠缺「適當之程序」，在法律規定具有高度抽象性與不確定性的情形下，該組織仍可以恣意之方式決定法律之適用，進而使得權利之保護，將流於國家的恣意，因此，落實「適當之程序」可避免國家以恣意的方式，在未給予充分通知且在未賦予受影響之人民被聽取意見機會的情形下，剝奪其法律上保護的權利。故「程序上正當程序」之作用在確保相關的程序的公平性與公正性。此在我國憲法上雖無直接之明文規定作為基礎，然此要求為現代法治國家所應遵循之憲法上基本原則(司法院釋字第709號解釋，羅昌發大法官部份協同部份不同意見書)。

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(二)大法官明確揭示須確保人民具有「知悉相關資訊」及「適時陳述意見」之機會。

我國「正當法律程序」適用於「財產權」近年來最受矚目之案例應屬都更爭議所引爆之釋字第709號解釋，該號解釋主文︰「 中華民國八十七年十一月十一日制定公布之都市更新條例第十條第一項有關主管機關核准都市更新事業概要之程序規定，未設置適當組織以審議都市更新事業概要，且未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符…上開規定均有違憲法保障人民財產權與居住自由之意旨」，揭示賦予人民「知悉相關資訊」與「事實陳述意見」屬於國家限制「財產權」所需之「正當法律程序」。

釋字709號解釋雖係針對行政機關而作成，然而，基本權係憲法保障人民對抗國家侵害之設，據以對抗之國家機關自不以行政機關為限，且職司審判之司法機關所依循之法律程序，本質上自應較行政機關更為縝密，在審判程序中限制人民「財產權」自應賦予人民「適當的組織」，以及「知悉相關資訊」與「事實陳述意見」之程序，應屬毋庸置疑。

(三)對於「聽審權」之具體內容，學說上早有詳盡之闡述。

學說認為︰「『聽審權』在德國基本法第一百零三條第一項及歐洲人權公約第六條第一項皆有明文規定，而因我國大法官釋字第482號解釋理由書已宣示『訴訟權』包含聽審的權利，因此『聽審權』於我國已具有憲法位階；而『聽審權』之保障，可謂程序保障最重要的部份，其具體內容主要包含有『認識權』、『陳述權』、『突襲性裁判禁止』、『法院之闡明』、『法院審酌義務』等」。(沈冠伶，訴訟權保障與民事訴訟-以大法官關於「訴訟權」之解釋為中心，臺大法學論叢第34卷第5期第214-232頁。)

「認識權」又稱「受通知權」（下統稱「認識權」），此權之保障雖在釋字第667號解釋仍屬少數意見，但隨著時代之演進，釋字709號解釋主文「確保利害關係人知悉相關資訊之機會」等語，似已承認此程序屬於「正當法律程序」之一環，為剝奪人民「財產權」時所必須遵守之程序。

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二.認定「進步性」之法規。

「進步性」屬於專利三要件之一，在專利爭訟的過程中屬於認定專利有效性最常見之爭點。

現行「進步性」規定於專利法第22條第2項︰「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，該項本文「發明雖無前項各款所列情事」係指發明通過在第22條第1項「新穎性」之認定後，可開始進行「進步性」之審查，而該項但書三個要件即為認定進步性之實體規定，分別為「其所屬技術領域中具有通常知識者」、「依申請前之先前技術」、「能輕易完成」。

而為詳細說明專利申請之審查流程，智慧局公佈有專利審查基準，依據現行（即2013年版）專利審查基準（下稱「審查基準」）第二篇第三章3.4.1「進步性之判斷步驟」已揭示︰「申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

•步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；

•步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容；

•步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

•步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

•步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。」

對於進步性之判定流程，審查基準做出更清楚之說明，而上開審查基準雖僅為行政規則，然而其內容已經司法審判實務所肯認，因此自然足以作為判斷專利是否具有「進步性」之審查依據，以彌補專利法規範未盡詳細之處。

在未誤認「申請專利」與「先前技術」之技術內容的前提之下，應可順利完成「步驟1」、「步驟2」、「步驟4」，而「步驟5」亦係依據「步驟3」以及「步驟4」所作成，因此，上開五步驟最主要的關鍵點在於「步驟3」即確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準。

而究竟何謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，專利法施行細則第14條第1項︰「本法第二十二條…所稱所屬技術領域中具有通常知識者，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人」，定有明文；又，現行專利審查基準第二篇第三章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」︰「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術」亦有明文。

然而，不論是專利法施行細則或是專利審查基準，對於「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，所揭示的判斷標準，仍皆屬相當抽象的法律標準；此標準之所以抽象難測，係源於判定智慧財產權之特性，要判定系創作是否被認定為智慧財產，等於在建立一套判定智慧誰比較有智慧的標準，因此其判定流程之抽象係屬於可預料之情事。

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四,現行司法實務關於「申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」之認定，恐有違大法官所揭示「正當法律程序」。

按「專利權」既已依法申請，而經智慧局依法核准，自屬於合法有效之權利，而受我國法律如專利法乃至於憲法之保護，雖非不得予以限制，但專利權既屬於財產權之一，因此限制「專利權」之行使，自應合乎憲法所揭示之「正當法律程序」，方能有效保障人民之「財產權」，以落實憲法保障人權之意旨。

當法律規定內容具有高度抽象性與不確定性，而於個案之解釋與適用上具有高度爭議性，法律不僅應設置能正確實現立法意旨之適當組織，以執行此等職務，並應規定可有效保障人民財產權與居住自由之正當程序；而「申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」為認定「進步性」的之核心要件，且所謂通常知識者，僅為一虛擬之人，其高度「抽象性」、「不確定」與「爭議性」自不待言，因此，「專利權」是否會因欠缺「進步性」而被認定專利無效，完全繫於此要件之認定上。

此外，「後見之明」往往在審查「申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」時出現，造成「專利權」遭到恣意侵害，舉例而言，孔明草船借箭之故事若為真，事後在判定當時通常知識領域知人，是否能想出借箭一事時，難免受到孔明已成功借箭之影響，而有先入為主的觀念，認定當時一般的軍事參謀皆能規劃此一計謀，恐將排除思考當時的軍事參謀可能會認為曹操有射出火箭而否決草船借箭的可能性，而為了避免後見之明滲入「進步性」之判斷，吾人才須建構合理之審查程序以確認「申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，包含「設置適當組織」、「確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會」等等。

(一).「技術審查官」或「智慧財產法院之法官」並非「所屬技術領域中具有通常知識者」，不能逕依其主觀之認知來決定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」為何。

學理上認為︰「…所屬技術領域中具有通常知識者所應掌握的中等或平均標準之專業知識，在內含上應兼具專業能力與實務經驗，值得注意的是，判斷進步性的虛擬知人-所屬技術領域中具有通常知識者，以從事發明相關實務工作為必要，甚而以發明所屬技術領域之業界研發工作者為主…專利審查官或技術法官非『具有通常知識者』，值得注意的是，德國立法例認為，專利專責機關的專利審查官、專利法院的技術法官或受理專利有效性終審之聯邦最高院法官，均非適格之所屬技術領域中具有通常知識者，亦即其非進步性判斷之『具有通常知識者』」(謝銘洋、李素華，專利權訴訟中之進步性與均等論-德國觀點，台灣法學雜誌第218期，頁87-126。)，卻屬的論。

試想，申請專利之技術種類何其繁雜，各種技術領域之專研亦何其浩瀚，且判定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」尚須回推到「申請時」之技術水準並屏除現今之技術知識，而基於專利權於申請後有二十年之期限(專利法第52條第3項︰「發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿」)，因此可預見於民事訴訟中所據以主張權利之「專利權」，其「申請時」之時點從審判開始前至審判前二十年都有可能(此處暫不考量智慧局審理之期間。)，因此除了技術種類之繁雜外，尚有技術回推之困難性。

若主張智慧財產法院配置之技術審查員，皆能通曉「所有領域」、「二十年內」之知識，而屬於「所有領域」之「通常知識者」，似乎強人所難，縱然假設智慧法院之法官亦英明神武，每人知曉數十領域二十年來之知識，亦難涵蓋所有專利申請領域，更遑論法官或技術審查官，甚少有技術領域之實務工作者擔任，因此逕以技術審查官或法官之主觀之認知來決定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」為何，難免遭到「官大學問大」之譏，更輕視所有申請專利之技術領域知識。

(二).「技術審查官」或「法官」並非「所屬技術領域中具有通常知識者」，但是「技術審查官」具有一定技術背景，可以協助「法官」認定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」為何。

「所屬技術領域中具有通常知識者」既屬於一虛擬之人，具有高度抽象性與不確定性，因此法律僅應設置能正確實現立法意旨之適當組織，以確認「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」，方符合憲法「正當法律程序」之意旨。

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(四).然而，於認定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」之程序上，我國欠缺「有效」保障人民財產之正當程序。

如前所述，我國既建立有技術審查官制度，法院自可透過技術審查官做出技術認定，故智慧財產案件審理細則第16條第1項明文︰「法院得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書」，正是此一意旨，然而既然法院得到了一份的鑑定報告，當事人為了訴訟上的攻防考量，更為了避免確保鑑定報告的正確性，自然會很想要知道法院究竟得到了什麼報告，但是智慧財產案件審理細則第2項本文卻明文︰「技術審查官製作之報告書，不予公開」，因為，技術審查官之報告書僅係供法官參考，而屬諮詢性質，故不予公開。

然而，因技術審查官的技術報告不予公開，當事人自然不能知道所謂「所屬技術領域中具有通常知識者」此一抽象標準的「具體內容」為？是否技術審查官有按照「教科書」、「工具書」、「其他專利申請案」等等客觀之判定標準，正確建立起「申請時之通常知識」？甚至是檢視技術審查官之技術報告內容是否有錯誤之處？故智慧局王局長曾表示︰「…技術審查官的意見是什麼大家看不到，大家會覺得自己像盲劍客一樣，不知道該怎麼樣去強化攻擊防禦方法…」(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會，第2次會議記錄，第33頁。)，「盲劍客」一語，確實說出了現行專利民事訴訟當事人的心聲。

睿智的立法者亦早已思量到此點，因此智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）第8條第1項明文︰「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」，其立法理由亦揭示︰「一、按法院本身已具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述後，就事件有關之特殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，爰設第一項，明定法院本身所已知，與事件判斷有關之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為判決之基礎」，說明立法者要求司法者在審判時，因為專利案件本身會有特殊專業知識，要求法院須將該等知識，例如上開「習知或普遍使用的資訊」、「教科書或工具書內所載之資訊」、「經驗法則所瞭解的事項」、「執行例行工作、實驗的普通能力」、「其他專利案」等，揭露與當事人知識，使其有發表意見的機會(當事人可藉此避免法院發生技術認定錯誤。)。

智慧財產法院亦表示︰「…智慧財產訴訟業已採行專家諮詢，並引進技術審查官制度，經上開專業人士於個案向法官為意見陳述後，法官就事件業已獲知何等應適用之特殊專業知識，常為訴訟關係人所不知，如法官未於裁判前對當事人適當揭露其專業知識上之認知及判斷，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲性裁判，有礙當事人聽審請求權及正當程序之保障。因此，審理法第8條第1項明定法院本身所已知，與事件判斷有關之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」(智慧法院網站--首頁--審判業務--智慧財產案件--民事案件--智慧財產民事訴訟--心證公開。)。

此外，司法院亦於103年7月31日增訂智慧財產案件審理細則第2項但書規定︰「但法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎」，此規定意旨與智慧財產案件審理法第8條第1項自屬相同。

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最高法院民事庭迄今(本文判決檢索之日期為104年7月30日。)曾多次對智慧法院違反「審理法第8條第1項」表示見解，整理歸類如下︰

1. 未說明為何智慧法院違反「審理法第8條第1項」不屬於消極不適用法規(最高法院104年度台聲字第133號民事裁定)。
2. 法院有「訴訟指揮」、「認定事實」之職權，因此不屬於消極不適用法規︰
   • 「…係對於原確定判決就訴訟指揮進行、事實認定之職權行使予以指摘…」(最高法院104年度台上字第335號民事判決)。
   • 「…法院認定專利意見與揭露特殊專業知識，本屬訴訟指揮、認定事實及證據取捨等職權行使…」(最高法院104年度台上字第213號民事判決)。
   • 「…引證案之技術判斷，亦係原第二審本於專利法相關規定所為之闡釋及法律上見解等情…」(最高法院103年度台聲字第725號民事裁定)。
   • 「…係對於原確定判決就訴訟進行、事實認定、證據取捨等職權行使予以指摘…」(最高法院102年度台聲字第1446號民事裁定)。
   • 「…有關法官之訴訟指揮，或有關法官本於法律確信對專利有效性之認定…」(最高法院102年度台抗字第265號民事判決)。
   • 「…係就第二審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並非表明該判決所違背之法令…」(最高法院101年度台聲字第1399號民事裁定)。
   • 「…有關調查證據之訴訟指揮，與抗告人之主張迥然有別…」(最高法院101年度台抗字第69號民事裁定)。
3. 法院應開示心證，以保障當事人之「聽審權」。
   • 「…原審於審理中認本件似有均等論之適用，乃依智慧財產案件審理法第八條規定為心證之開示…」(最高法院101年度台上字第38號民事判決)。
   • 「…原判決理由記載，就涉及專業知識判斷部份，原審並未說明其出處或依據，則是否係以自己具備之專業知識，或經由技術審查官提供意見而得之專業知識為裁判之基礎？如是，自應踐行上開程序，始合於法律規定」(最高法院100年度台上字第2254號民事判決)。

• 「…綜觀原審在準備程序及言詞辯論程序中，僅向當事人曉諭爭點及與技術審查官分別向當事人發問，而就法院已知而擬採為裁判基礎之特殊專業知識，並未加以適當揭露，並令當事人為辯論，即遽採為裁判之基礎，其所踐行之訴訟程序，已難謂無重大瑕疵…」(最高法院100年度台上字第1013號民事判決)。
• 「…原審究係依何「專業知識」論斷「該領域具有通常知識者均認知『微控制器』亦可稱為『微電腦』」，竟未依上揭意旨適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難謂合…」(最高法院100年度台上字第1804號民事判決)。
• 「…智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第八條…將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證…原審就此未遑注及，遽認系爭專利第六項及第十項技術特徵不具進步性，所踐行之訴訟程序，已難謂合…」(最高法院100年度台上字第480號民事判決)。
• 「…原審審判長或受命法官就此技術問題及其已知之特殊專業知識，既未借助技術審查官之參與，亦未向當事人曉諭爭點或適度開示心證，賦予上訴人有辯論之機會，即逕將上開舉發案之理由，採為裁判之基礎，而認定系爭專利有得撤銷之原因，不啻剝奪上訴人聽審之機會，造成事實認定之突襲，有違上開條文平衡保護當事人實體利益及程序利益之立法宗旨，其所踐行之訴訟程序，自有重大瑕疵…」(最高法院98年度台上字第1655號民事判決)。
• 「被上訴人…提出引證7，並抗辯引證7、引證7及引證5之結合可證明系爭專利申請範圍第一項不具新穎性及進步性，原審就前開抗辯及可控制電阻器之可變、振鈴產生區間等相關事項…另兩造為攻防，難謂有何不適用智慧財產案件審理法第八條規定之違法…」(最高法院103年度台上字第1423號民事判決)。

綜觀最高法院迄今所做出之判決、裁定，若智慧財產法院硬是違背智慧財產案件審理法第8條之規定，約只有50%的機率會被最高法院認為審理程序上有瑕疵，雖然從98年間至100年間最高法院主流見解係認為智慧法院有遵循審理法第8條之義務，但從101年之後，主流最高法院實務見解轉而否定當事人基於審理法第八條而享有聽審之權利，反而認為基於法院「訴訟指揮」之權限，不需要讓當事人知道法院裁判之基礎為何，此見解已經成為現今實務堅強且穩定之見解。

然而，縱使在最高法院肯定當事人基於審理法第8條有聽審權之年代，智慧局王局長亦表示︰「…目前智慧法院的透明度和一般民事法院還是有點不太一致…」(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會，第2次會議記錄，第34頁。)，何況在實務見解轉趨否定當事人有聽審權之後，當事人在智慧法院審理程序中，完全無法知悉法院據以審理系爭案件的技術基礎為何，「盲劍客」一詞恐將更貼近現行當事人尤其是專利權人之地位。

原文刊登於專利師期刊第23期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

(五).現行之專利民事案件審理程序，似違反憲法保障「財產權」之「正當法律程序」。

釋字第482號解釋理由書已揭示「訴訟權」包含「聽審權」，釋字第709號解釋主文更揭示︰「確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會」方屬於限制「財產權」之「正當法律程序」。

而智慧財產法院職掌專利民事訴訟之審理，侵權人抗辯專利有無效事由時，智慧法院依審理法第16條，可於該民事訴訟程序中自行認定專利之有效性。然而，智慧法院若認定專利權有無效事由，而判定專利權人不得對他造主張權利，此認定「專利權」無效之程序，自然屬於對人民「財產權」之限制，因此依據大法官解釋之意旨自應「確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會」。

而「進步性」屬於最常見判定「專利權」無效之事由，而認定「進步性」之流程中，判定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」更是其中之重點之所在，若法院以「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準皆能輕易完成」為由，認定系爭專利不具「進步性」，而判定專利權人不得對他造主張權利，法院自應將其認定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」之來源依據告知專利權人，使其有得知法院技術來源之機會；反之認定專利具有「進步性」之時亦應如此，以落實人民受憲法「聽審權」保障之「認識權」，而得在法院判決前適時陳述相關技術意見，以便實踐人民受憲法「聽審權」保障之「陳述權」，以免法院的技術認定有疏漏或是錯誤之處，如此方符合

憲法保障人民「財產權」之「正當法律程序」。

惟現行多數最高法院見解認為，基於法院有「訴訟指揮」、「認定事實」之職權，因此無須踐行告知當事人相關技術水準，如此便宜行事的考量，使得人民無法得知法院是如何認定「所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準」此一抽象要件，面對司法者之恣意，「財產權」受憲法保護之「正當法律程序」完全被司法者架空，進而使判決結果往往難以使當事人信服。

參.專利民事審理程序未落實憲法意旨，將造成提昇我國競爭力嚴重阻礙。

一.行政院在2012年11月29日核定「智財戰略綱領」，期透過「六大戰略重點」，以協助產業發揮價值，保護產業所創造之利基，達到提昇產業競爭力之目的。其中戰略重點五「落實智財流通及保護體制」有七大實施要點，其中實施要點（五）與實施要點（七）分別為「落實智財保護相關計畫方案」、「促進智財法制完備與國際接軌」(經濟部，智財戰略綱領戰略重點五「落實智財流通及保護體制行動計畫」（修正備查本）。)，足證專利民事審理程序之重要性。

二.而放眼國際趨勢，中國最高人民法院亦於2015年6月30日，發布《認可和執行台灣民事判決的規定》和《關於認可和執行台灣仲裁裁決的規定》，直接承認我國民事判決可於大陸進行執行，因此若於我國之智慧財產保護機制足以保障專利權人之權利，自可透過中國法院承認我國民事判決之現狀，擴大我國知識財產權的保障範圍，避免侵權人於台灣無財產，更進一步落實「智財戰略綱領」所訂定之戰略目標。

三.智慧局為進一步後植台灣產業競爭力，更亦擬有「運用臺灣專利，拓展競爭實力」中、英文說帖各1份，其中為了鼓勵申請臺灣專利亦於說帖中載有︰「…民事侵權訴訟專利權人的勝訴率，於103年已提昇至25%，與英國的22%、德國的26%及日本的20%相較，並無明顯過低的情形…」，並以104年5月11日智法字第10418600390號函，檢送上開說帖至專利師公會、律師公會全國聯合會等單位。

四筆者係執業律師，對於行政院核定之「智財戰略綱領」不但深感認同，亦十分樂見對岸能承認我國民事判決，然而，智慧局上開說帖中，關於我國專利權人勝率的提昇，卻有語焉不詳之遺憾，智慧法院迄今已成立數年，其審判之程序與品質，科技產業從業人員大多了然於胸，智慧局於說明103年度勝率提昇一事時，似宜進一步說明我國專利民事侵權訴訟是否有任何審理制度之改革？否則僅驟然以結論（例如︰勝率）而論，難免有以偏概全之疑慮？智慧法院係於97年7月1日成立，縱使在智慧法院成立後，專利申請之品質有大幅度之提昇，但於103年度判決之專利權仍可能大部分仍係於智慧法院成立之前即已獲證之專利，若無法由制度面（例如︰專利審判制度之改革）理解為何專利權民事訴訟之專利權人勝率會提昇，則民眾對於專利審理制度恐仍難免有充分之信賴，而無法擺脫當事人仍身為「盲劍客」之疑慮。

五.而由民眾使用專利民事審判制度之角度觀之，由智慧財產法院成立迄今之「民事一審專利侵權爭議事件收案數量表」（如下表）分析，民眾對於法院的使用亦有相當有趣的變化，基於智慧法院係於97年7月1日設立，且2015年僅統計至6月為止，因此假設97年度與104年度收案件數各為108件(即54件x2)與88件(即44件x2)，可繪製出智慧法院設立後，民事一審專利侵權案件之收案量變化折線圖（如下圖），可發現104年的收案量約只有最高峰99年的40%，且從101年起（即最高法院實務見解轉趨否定當事人有聽審權之年份），我國民事一審專利侵權收案量便穩定下滑，而至104年時法院的收案量甚至低於智慧法院成立的年度，如此案件下降的幅度相當驚人，眾所皆知申請一百件專利可能會起訴的不到一件，起訴量的大幅下滑代表的訊號可能即是專利申請量百倍的下滑，雖收案量下滑之可能原因相當多，然而，專利權人對於現行民事專利侵權審判制度信賴度較低應屬原因之一，因此，對於法制度信賴度之低迷，將會直接打擊各國產業在台灣申請專利的意願，亦將對我國產業發展與升級有相當不利之影響。

原文刊登於專利師期刊第27期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

壹、前　言

發生「專利權人為非專利申請權人」之爭議時，真正專利申請權人除向民事法院提起民事訴訟程序外，亦常向智慧財產局提出舉發程序，而同時開啟民事訴訟與行政爭訟之程序，肇因民事法院職掌私權紛爭解決，智慧財產局職掌專利權之核發。而依據以往之實務運作模式，縱使真正之專利申請權人取得民事法院之確定勝訴判決，並將該判決確定資料檢附予智慧財產局，智慧財產局仍將持續進行舉發審查，且待智慧財產局作出舉發審定，認定原專利申請權人不具專利申請權之後，智慧財產局仍須內部管控2個月後，方會將專利權移轉登記為真正專利權人所有，避免被舉發人提起訴願程序救濟。

近年來智慧財產局作法稍有變更，若舉發人提出確定判決後，舉發審查會做出「不受理」之決定，再依據專利讓與程序，將專利權移轉予取得民事勝訴判決之舉發人。

然而「專利申請權」之性質究竟為何？為何身為行政機關之智慧財產局可以確認「專利申請權人」之「專利申請權」？而為何「專利申請權」之爭議竟然同時可以向民事法院與行政機關提起救濟？民事法院與行政機關如果認定之結果有所衝突，何機關方有認定之權限？管見曾參考諸多文獻，但尚未發現正面解釋此權限爭議之文章，因此謹撰擬本文以探討此一爭議。

貳、現行救濟程序概述

一、向智慧財產局提起舉發程序，開啟行政爭訟程序

行政機關執掌公權力，若行政機關作成行政處分後方發現原處分有違法之處，縱使利害關係人未依法提出救濟，行政機關亦有權力將之撤銷，行政程序法第117條︰「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷」，正彰顯為維護公眾之利益，行政機關自有權撤銷原本之錯誤處分。

同時為避免行政機關所作出之行政處分違法而侵害人民之權利，行政訴訟法第4條第1項︰「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟」，則賦予人民向行政法院提起救濟之管道。因此向智慧局提起舉發程序，所包含之行政爭訟程序尚及於後續之行政訴訟程序

(一) 舉發事由介紹

1.任何人皆可提出之舉發事由

智慧財產局在核准專利權之時難免產生錯誤，然而專利權具有獨占之性質，將排除其他人使用系爭專利技術，而對公益有所影響，因此原則任何人皆可提出舉發。

2.利害關係人方可提出之舉發事由

專利權核准之瑕疵，除了與公益有關之事項外，有部分瑕疵僅與特定人具有利害關係，因此專利法第71條第1項第3款以及同條第2項分別規定︰「發明專利權有下列情事之一……違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人」、「以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之」，僅授予利害關係人得(新型專利規定於專利法第119條第1項第3款，設計專利規定於專利法第141條第1項第3款)向智慧財產局提出舉發，而此種舉發事由則為本文探討之重點。

(二)利害關係人之舉發程序

1.提起舉發以及後續之行政訴訟程序

利害關係人向智慧財產局提出證據，若證據足為事實認定，智慧財產局將會為舉發審定。以職務上發明為例，其審查事項進一步包括當事人之間是否有僱傭關係受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定(新型專利規定於專利法第119條第1項第3款，設計專利規定於專利法第141條第1項第3款)。

而對於舉發審定結果不服者，則可藉由訴願、行政訴訟繼續進行救濟，惟近年來對於舉發審定結果不服而提起訴願、行政訴訟之數量較少(例如智慧財產法院102年度行專訴字第7號行政判決)。

2.舉發成立之效果

舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在，但為顧及真正專利申請權人或專利申請權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利申請權共有人取得專利之機會(專利審查基準第五篇第一章4.3.1.1有關專利申請人之爭執)。

專利權經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起2年內，以違反本法第12條第1項規定或專利權人為非專利申請權人之事由提起舉發，並於舉

發撤銷確定後2個月就相同創作申請專利者，得援用經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利(專利審查基準第五篇第一章7撤銷確定及其效果。)。

因此，現行「利害關係人」之舉發程序，係藉由所謂利害關係人提出相關證據，透過智慧財產局審查該等證據是否足以認定專利權人並非真正之專利申請權人，專利權人若被判定為非真正之專利申請權人，其專利權將會被撤銷，而使真正之專利申請權人得以透過再行申請之方式，取得專利權。

3.行政法院對舉發程序之見解

而該上開舉發審查程序，最高行政法院89年度判字第1752號行政判決︰「……利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷……」，亦明文肯認智慧財產局得依據證明文件認定何人為專利申請權人。

原文刊登於專利師期刊第27期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

二、向民事法院提出民事訴訟

(一)專利法規與民事訴訟法之基本規定介紹

專利法第6條︰「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」，故專利申請權與專利權皆得為其權利人自行處分，而具有準物權之性質，因而該等權利屬於一種私權利，因此該等權利若遭受他人侵害，自得依據民事訴訟程序加以救濟。

因此，若無申請權之人提出申請而成為專利權人，真正專利申請權人對於專利申請權之歸屬，屬有法律上之確認利益，依民事訴訟法第247條第1項︰「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同」，自得提起確認訴訟以救濟。

(二)民事訴訟救濟概述

以僱傭關係而生之專利申請權及專利權歸屬爭執為例，可先向民事法院提起確

認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝判決確定後，可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義(專利法逐條釋義，126頁，2013年)。

除「確認」申請權及專利權歸屬之方式外，近期實務亦開始有承認「給付」判決之案例出現，謹說明實務見解之變化如下。

1. 司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果

該座談會第5號法律問題︰原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，持原告之發明向經濟部智慧財產局申請專利，「並取得系爭專利在案」，原告為此向經濟部智慧財產局提起舉發，並依民法第767條規定，聲明請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告，試問民事法院應如何處理？

大會研討結果：多數採丙說

丙說：民事法院應駁回原告之訴。

理由：……按專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。又專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故未經智慧財產局核准取得專利權之前，其無從基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利。本件原告主張被告之系爭專利抄襲其發明技術，爰依民法第767條之規定，請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，依前揭說明，於法無據……。

2.智慧財產法院近期見解

(1) 智慧財產法院102年度民專訴字第29號民事判決主文︰「被告普O有限公司應將中華民國公告第MOOOOOO號『設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器』新型專利移轉登記為原告群O電子股份有限公司所有……」。

(2) 智慧財產法院103年度民專訴字第71號民事判決主文︰「……被告應移轉中華民國新型專利第M378835號『具高含墨量及高轉印率之轉印輪具』之專利權登記

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(三)我國司法實務見解

我國亦屬於大陸法系之國家，因此相關公、私法區別之見解，亦常見於我國各種法規與司法實務判決中。

按「國家在公法上對於人民為權力服從關係於一定限度內，固可用其強力，而在私法上則與人民處於對等地位，苟或對於人民歷久為事實上管領之不動產，而與之發生所有權之爭執者，即屬私法關係應由該管法院受理審判要不可遽以行政處分或命令強行處理」，22年判字第17號判例著有明文。

顯然早於距今90多年前我國法制尚未完備之時，掌理司法實務之審判者即以判例說明，基於我國屬於公、私法區分之國家，因此國家與人民若有私權紛爭產生時，需要透過法院審理，不得直接以公權力居高臨下之態勢，自行以行政處分處理私權爭議；因其理由係公法與私法之差異性，由此可知人民與人民之間之私權紛爭，亦不得由行政機關藉由行政處分或行政命令介入。

二、「雙階理論」之概述

(一)學理上之發展

德國學者於1950年代就公共行政之補助行為發展出所謂「雙階理論」，依其見解，補助可分成兩個階段，分別為對特定相對人「是否給予補助之決定」及「實際給予補助」之階段，其中第一階段為公法性質，應劃歸公法領域處理，第二階段為私法性質，應劃歸私法領域處理，此後該理論便延伸至其他法律關係，以更詳細理解各法律關係所應遵守之規範，究竟係公法規範或私法規範，抑或須分為兩個階段來分別適用公法及私法規範(陳敏，行政法總論，2004年，637-680頁)。

因此，「雙階理論」有助於提醒吾人，單一之法律事實可能存在「階段型態的複數法律行為」(程明修，雙階理論之虛擬與實際，收錄於行政法之行為與法律關係理論，2005年，73-81頁)。

(二)司法實務對於「雙階理論」之使用

司法院大法官釋字第540號解釋理由書（節錄）︰「……主管機關直接興建及分配之住宅，先由有承購、承租或貸款需求者，向主管機關提出申請，經主管機關認定其申請合於法定要件，再由主管機關與申請人訂立私法上之買賣、租賃或借貸契約。此等契約係為推行社會福利並照顧收入較低國民生活之行政目的，所採之私經濟措施，並無若何之權力服從關係。性質上相當於各級政府之主管機關代表國家或地方自治團體與人民發生私法上各該法律關係，尚難逕謂政府機關直接興建國民住宅並參與分配及管理，即為公權力之行使。至於申請承購、承租或貸款者，經主管機關認為依相關法規或行使裁量權之結果（參照國民住宅出售、出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法第四條）不符合該當要件，而未能進入訂約程序之情形，既未成立任何私法關係，此等申請人如有不服，須依法提起行政爭訟，係另一問題……」，學者(同前註)認為，大法官此處顯然係運用「雙階理論」分析此國宅爭議案，屬於我國法制對於「雙階理論」之承認。

而就申請國宅而言，確實分為人民向國家「申請國宅」之申請階段，以及國家向人民「提供國宅」之給付階段。而申請階段主管機關確實有審查之權限，此時國家係立於行使公權力之地位而為公共行政行為，此階段所產生之爭議自應尋行政訴訟解決之；而通過主管機關之審核後，於給付階段之契約履行，僅為國家之私經濟措施，主管機關係立於與人民平等之地位，而為私法上關係，若有爭議則須依民事訴訟途徑解決。

故就國宅申請觀之，確實存在單一之法律事實而存在分別為公、私法屬性之兩個階段，而產生救濟途徑上之差異。

三、專利申請權之性質界定

(一)實務上對於「專利申請權」之性質有諸多見解

1.專利申請權為原則為公法關係，例外為私法關係

(1) 專利申請權原則為公法之法律關係

智慧財產法院102年度民專上字第18號民事判決︰「因專利申請權為專利權成

立前之階段權利，在專利權申請經智慧局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權。且依專利法第6條第2項、第3項規定觀之，專利權得作為設定質權之標的，而專利申請權則不得為質權之標的。專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，其為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。準此，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟」。

(2) 專利申請權例外為私法之法律關係

智慧財產法院102年度民專上字第18號民事判決另揭示︰「按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。雇用人或受雇人對第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義……可知專利申請權與專利權均得讓與或繼承，專利專責機關審查申請案件，依修正前專利法第5條、第7條及第8條等相關規定，雖得審認申請人是否為專利申請權人，然無確定專利申請權歸屬之效力。故專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，審定專利符合專利要件而為核准專利之行政處分，利害關係人得檢附證明文件提起異議，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就專利申請權人之歸屬予以裁斷。再者，當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟之，故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴」。

原文刊登於專利師期刊第27期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

2.專利申請權為私法關係

智慧財產法院101年度民專上字第2號民事判決︰「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第6條第1項亦有明文。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第107條第1項第3款及現行修正後119條第1項第3款分別定有明文。綜合上開規定意旨，可知所謂『專利申請權』乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。茲易生混淆者，乃論者常將專利權之授與既係源自於專利專責機關之行政處分而來，是以，智慧財產局在決定受理何人申請專利，亦屬行政處分之一種，因此所生之爭議，自屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟云云。惟查，智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間，自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地」。

(二)由「雙階理論」分析專利申請權之性質

「雙階理論」雖然並無法直接判定系爭法律關係之性質為公法或私法，但可幫助吾人思考並解構，在一個法律事實當中，可能存在著公、私法綿密交錯之情形，因此，謹將「專利申請權」區分為「取得專利申請權之階段」、「向智慧財產局提出專利申請之階段」，並分析如下。

1.取得專利申請權之階段

專利申請權，指得依專利法申請專利之權利(專利法第5條第1項)，因此，須取得專利申請權，方得向智慧財產局申請專利；而專利申請權有數種法定來源，例如︰有雇用人基於於職務上之發明、受雇人基於非職務上發明、基於雙方契約上約定(專利法第7條第1項)或基於出資方與受託研發方兩方契約上約定(專利法第7條第3項)，而得為得讓與或繼承之標的(專利法第6條第1項)。

以職務上發明為例，由上開「公私法三步驟判定標準」觀之，不論係雇用人或受雇人，皆屬私法上主體，由此而生之法律關係，大抵應屬於私法關係；且雇用人與受雇人間存在之僱傭契約亦屬於私法上之關係，由其僱傭契約所衍生之專利申請權歸屬契約本質上亦無上下秩序關係，相關法規更無權利義務歸屬於公權力主體之跡象，其專利申請權歸屬之約定顯然屬於私法上之關係。

而出資方與受託研發方兩方契約上就專利申請權歸屬之約定，本質上雇用人與受雇人相同，因此其專利申請權之約定亦屬於私法上之關係。

2.向智慧財產局提出專利申請之階段

智慧財產局職掌專利權之審查，係因專利權就有排除他人行使而獨占之性質，國家若核准某項專利權，將影響其他人行使系爭專利技術之權利，因此縱使專利申請權人具有專利申請權，亦必須受到智慧財產局之審查，此為智慧財產局之法定職權，以發明專利為例，依現行專利法第22條第1項與第2項明文規定，須具備該等專利要件，方能獲證專利權，而向他人主張權利。

雖然獨占之權利會影響到其他人不得實施該專利之技術，但為了鼓勵專利權將技術公開進而促進產業發展，縱使付出獨占之代價仍然會增加公共利益，但假如該等專利權並不符合專利之要件，例如不具有新穎性或進步性，卻仍賦予其專利權，而使其享有獨占之地位，將會造成公益之損害，因此智慧財產局在審查專利要件時，實係立於為社會大眾把關之立場。

因此可知，取得專利申請權之階段，並無涉公共利益，然而，取得專利權之階段，卻明顯與公共利益有關。

由上開「公私法三步驟判定標準」觀之，專利申請權人向智慧財產局提出專利申請，一方為私人一方為國家機關，且智慧財產局顯然係依公法規定行使公權力之公法組織；而在專利權的審查過程中，因為專利權之獨占性，須通過智慧財產局審查專利要件，若審查不過遭到核駁，將無法取得專利權，並非專利申請權人一提出申請，皆可獲得專利權，因此該等審查流程自然具有上下地位之差異性存在，綜上，專利申請權人提出專利申請，顯然與智慧財產局具有公法上之關係。

3.小　結

取得專利申請權之階段，利害關係人間僅具有私法關係，僅在向智慧財產局提出專利申請之階段，方與智慧財產局存在公法上關係。

原文刊登於專利師期刊第27期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

(三) 上開實務見解（如「最高行政法院89年度判字第1752號行政判決」、「智慧財產法院102年度民專上字第18號民事判決」）認專利申請權為公法之法律關係，容有進一步精緻化之空間

1.司法者於定性「專利申請權」之公、私法性質時，應考量憲法上之「雙階理論」

將相同之專利申請權解釋成原則為公法之法律關係，例外為私法之法律關係，將相同之權利，一時為公法，忽又為私法，則人民若欲有權利上之爭議，究竟係應向法院起訴，或依行政爭訟途徑提起救濟，恐造成權利人相當大之困擾。

所謂「公法上請求權」，係指權利義務主體相互間，基於公法上法律關係，一方向他方請求為特定給付之權利。與權利之性質究竟是私法上權利或公法上權利無涉，例如基地所有權人得基於其「基地所有權人」之地位起建房屋，而向國家申請使用執照，進而取得國家所核發之建物使用執照以及保存登記，因此具有基地所有權之人對於國家具有公法上之請求權（詳後述），然而豈能僅因此一向國家請求之性質，即推論基地所有權屬於公法上之權利而非屬私權，而使得該權歸屬之爭議不得依民事訴訟途徑進行救濟。

此外，專利歸屬權爭議確實可以區分為「取得專利申請權之階段」、「向智慧局提出專利申請之階段」兩個不同階段，將事實做進一步的解構後，而將「取得專利申請之階段」之部分與「向智慧局提出專利申請之階段」分離，如前分析所述，可輕易發現其實該階段僅為單純之私法關係。

因此，上開實務見解可能忽略考量憲法上之「雙階理論」，而漏未思考任何之法律事實皆有可能存在「階段型態的複數法律行為」，導致定性「專利申請權」之公、私法性質竟出現原則或例外之情形。

2.以行政處分確認「專利申請權之歸屬」，有違反公私二元區分

行政程序法第92條︰「本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為」，已明定我國行政處分之基本要件，原則限於「公法上具體事件」。

舉發審查之本質，即為智慧財產局再次對已核准專利進行審查，因此對智慧財產局舉發審定結果不符者，自係向行政法院提出救濟，我國自從設立智慧財產法院後，雖同時由智慧財產法院職掌專利民事與行政訴訟，但是對舉發審定之不服，仍係依行政爭訟程序進行救濟。

而專利法第71條第1項第3款明定︰「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：……發明專利權人為非發明專利申請權人」，顯然委由智慧財產局得有自行確認專利申請權人是否有或「發明專利權人為非發明專利申請權人」。

然而，「發明專利權人為非發明專利申請權人」本質上皆屬專利申請權人是否適格之爭議，自應依民事訴訟之途徑解決。現行專利法卻明定該等事由為舉發事由，而透過舉發審查程序，對於「取得專利申請權之階段」進行確認，並限定利害關係人方能提起(專利法第71條第2項)，然而，如前所述，「專利申請權之歸屬」本質為一私權爭議，豈能藉由舉發審查程序，以行政處分對於此爭議進行確認。

現行實務為了迎合專利法第71條第1款第3項此一違反公、私法區分之法制，最高行政法院89年度判字第1752號行政判決竟然主張「……利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷……」，將「依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外」此要件解釋為私權爭執之例外，而無視專利專責機關越庖代煮的行使了法院之權限，有違反權力分立之虞，似亦有違前述22年判字第17號判例之見解。

實則，假設利害關係人不提出民事訴訟，而僅藉由專利法第71條第1項第3款，先提出「足推翻先前所為專利申請權人為申請人之證明文件」，使得舉發成立，再依專利法第35條提出專利申請登記，取回專利申請權以及專利權；雖然切割成「舉發」與「申請」兩程序，本質上確實係由智慧財產局審查先前之專利申請權人是否係為真正之專利申請權人，而「舉發」與「再次授予專利」兩個行政處分，解決私人之間之私權歸屬爭議，因此專利法第71條第1項第3款之舉發事由，使得舉發審定產生了「私法上」之法律效果，進而違反行政程序法第92條。

3.現行法規有產生裁判矛盾或是浪費司法資源之潛在風險

原文刊登於專利師期刊第27期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

肆、「建物所有權第一次登記」制度之介紹與比較

專利權須專利申請權人依法提出申請，並經由智慧財產局審查專利要件，與我國建物所有權第一次登記（下稱「保存登記」）多有類似之處，因此，謹簡介保存登記制度與專利申請制度之異同如下︰

一、保存登記為建物所有權第一次登記，為確保其建物產權歸屬而向該管登記機關登記，因此俗稱為保存登記，合法登記後方能取得公示力、公信力(土地法第43條︰「依本法所為之登記，有絕對效力」)、推定力(民法第759條之1第1項︰「不動產物權經登記者，推定登記權利人適法有此權利」)，而得以享有民法上移轉登記建物之權限，進而得販售建物獲利；而專利權為法律創設之準物權，因此移轉、授權(專利法第62條第1項)亦有相關登記規定，方能對第三人產生效力，此為物權之性質使然。

二、保存登記如同專利申請，亦須經過登記機關之審查，而須取得保存登記之基本要件有四個(司法院，不動產權利登記爭議問題之研究，99年7月5日印製，106-110頁)，分別是「須是合法建物」、「須先申請勘測建物」、「須基地已完成登記」、「須有基地使用權」；其中「須是合法建物」正是為登記審查重點，須先得「使用執照」避免建物在建造之時不符合相關建築法規之規定而屬於違建，此為登記機關職掌建物登記之審查重點；類似專利申請時須通過「新穎性」、「進步性」等要件之審查，審查專利申請案是否具有專利要件亦為智慧財產局重要之法定職權。

三、待登記機關相關要件審查無誤後，應核定公告(司法院，註22書司法院，不動產權利登記爭議問題之研究，99年7月5日印製，106-110頁)；而「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之」，專利法第47條第1項亦有相同規定，基於物權之對世效，因此，標準物權建物與準物權專利權皆有此公告之必要。

四、然而，在「基地使用權」的認定上，可能會有產權爭議之問題發生，因此土地法第59條︰「土地權利關係人，在前條公告期間內，如有異議，得向該管直轄市或縣（市）地政機關以書面提出，並應附具證明文件。因前項異議而生土地權利爭執時，應由該管直轄市或縣（市）地政機關予以調處，不服調處者，應於接到調處通知後十五日內，向司法機關訴請處理，逾期不起訴者，依原調處結果辦理之」，明文規定土地權利之利害關係人自得藉由異議之提出而申請登記機關予以調處，然而，不服調處結果者，須另行向司法機關起訴以處理；相較之下，專利法第71條第1項第3款卻授權智慧財產局，得藉舉發程序變相自行認定「專利申請權歸屬之爭議」。

五、綜上，同屬我國審核財產權登記之機關，對於該財產權之歸屬爭議，顯然具有兩種不同之處理模式，土地登記機關將私權爭議交由司法機關做處理，智慧財產局卻具有自行認定申請人是否具有私權之權限。

伍、結　論

現行專利法第71條第1項第3款(新型專利為專利法第119條第1項第3款，設計專利為專利法第141條第1項第3款)之規定，顯然將私權之爭議，委由行政機關之行政處分做決定，而違反了我國屬於公私法二元體系之國家，亦有違反權力分立之虞，因此管見認為似宜比較土地法之規定，授予智慧財產局有調處兩方之權限即可，若不服調處之結果，則須另向智慧財產法院救濟，以免產生權限歸屬不明甚至權限衝突之爭議。

原文刊登於專利師期刊第30期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

壹、前　言

申請專利範圍之解釋在專利訴訟中相當重要，其影響力範圍貫穿整個專利訴訟，有時會直接影響訴訟勝敗，迫使雙方當事人達成和解。美國專利訴中有著名的馬克曼聽證程序（Markman Hearing），但臺灣專利訴訟中並無類似的程序，雖然臺灣與美國的專利訴訟制度不盡相同，但是申請專利範圍之解釋在兩者中都扮演著重要角色。

因此，本文由訴訟中雙方當事人的角度切入，嘗試探討我國現行專利訴訟中關於申請專利範圍之解釋程序，以及從雙方當事人的立場，探討現行智慧財產案件審理法是否有需要增訂類似美國馬克曼聽證的制度。

貳、智慧財產法院現行「申請專利範圍」之解釋程序概述

一、 申請專利範圍之重要性

(一) 專利有效性之審理程序

現行智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）第16條第1項規定，當事人主張專利有撤銷之原因時，法院應就其主張有無理由自為判斷，而現行專利法第46條第1項規定發明專利(設計專利為專利法第134條)若違反相關法規，將不予專利，其中諸多規定與申請專利範圍有關，包含：

1.新穎性(專利法第22條第1項)

關於新穎性之判斷標準，經濟部智慧財產局所頒布現行專利審查基準（下稱「審查基準」）第2篇第3章2.4「新穎性之判斷基準」揭示︰「判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明……」，因此判斷新穎性，需要先「判斷」該發明之「申請專利範圍」，才能知悉其技術特徵，以便與引證文件逐一比對，因此申請專利範圍之解釋有其重要性。

2.進步性(專利法第22條第2項)

關於進步性之判斷標準，依據2017年版審查基準第2篇第3章3.4「進步性之判斷步驟」揭示︰「申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

‧步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

‧步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

‧步驟3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

原文刊登於專利師期刊第30期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

二、現行專利訴訟中當事人得知「申請專利範圍」之解釋程序

(一) 法院「得」藉由開示心證，告知當事人其對於申請專利範圍之解釋

1.審理法第8條第2項。

關於申請專利範圍解釋之程序，審理法第8條第2項規定︰「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並『得』適時表明其法律上見解及適度開示心證」，其立法理由指出「為『避免突襲性裁判』及平衡『保護訴訟當事人之實體利益及程序利益』，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦『得』適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要」。

由上開立法理由可知，該項規定係為「避免突襲性裁判」以及「平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益」，所以才特別立法規定法院「得」適度開示心證。

2.審理法修正委員會意見(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會，第2次會議紀錄，30-42頁)

審理法修法委員主席曾詢問：「幕僚廳所研擬審理法第8條第3項，參考自美國馬克曼聽證的精神……發展成先由聽證會來界定專利範圍，一旦界定後，已可大致決定將來官司輸贏的走向，從而促使雙方儘速進行和解，對訴訟經濟發揮很大的效益。關於增訂第8條第3項之規定，請教幕僚廳，此時就專利範圍的界定是否要作中間裁判？」。

審理法修正委員則表示：「我們所研擬的條文，應是不作中間裁判，僅是心證公開而已」

審理法修正委員另表示：「修法必須要顧到整個法律的體系，智慧財產案件不只是專利案件，但我們在這條文裡面只針對某種案件類型作規定，這樣有點突兀。如果像剛才所說，沒有強烈到必須為中間裁判，只是要讓法院適度公開心證，以促進案件和解，其實這就是現行條文第8條第2項適度開示心證的一環……」。

因此，審理法修正委員會委員亦指出，可藉由審理法第8條第2項適度公開心證的方式，代替作成中間判決，以將法院所解釋之申請專利範圍告知當事人。

(二) 當事人「無權」在「審判程序中」請求法院就「申請專利範圍」做出解釋

訴訟法之規定，大致可分為效力規定與訓示規定。所謂效力規定係指如違反該規定時，該訴訟程序或訴訟行為之效力將受某種影響之規定，而所謂訓示規定，係指縱使訴訟行為違反其規定時，亦不影響其行為效力之規定(陳計男，民事訴訟法論（上），14頁)。

審理法第8條第2項並非規定法院「應」適時開示心證，僅係如果法院認為適合的時候「得」開示心證，因此審理法第8條第2項之規定至多只是訓示規定，如果當事人聲請法院就「申請專利範圍」做出解釋時，法院若認為沒有必要說明，不理會當事人亦可，畢竟當事人在審理法上並無此等權利。

雖然智慧財產法院李院長也曾多次表示，法院對於「申請專利範圍」透過公開心證做出解釋之比例已經越來越高。然而，由於法院公開心證仍非當事人之權利，

因此當事人是否能得知法院對於該案「申請專利範圍」之解釋，仍取決於個案承審法官之審理風格。

(三) 綜上，當事人於訴訟程序中，若向法院聲請就「申請專利範圍」做出解釋或界定，法院「得」藉由開示心證之方式告知當事人

三、 當事人「無權」請法院就「申請解釋專利範圍」做出解釋，將造成「突襲性裁判」同時損害「當事人之實體利益以及程序利益」，而使得當事人身為訴訟主體之權利將受到損害，進而傷害審理法第8條第2項之立法目的。

(一) 「當事人實體利益的損害」與「突襲性裁判」

1.原告（即專利權人）方面

由於原告依法負有舉證責任，於專利訴訟中除了損害賠償之數額外，最重要的就是要證明被控侵權產品侵害系爭專利權，依據「專利侵權判斷要點」，原告需要證明被控侵權產品符合「文義讀取」或適用「均等論」而構成全要件。

然而，「文義讀取」與「均等論」有適用上之先後順序，應先行確認是否被控侵權產品落入「申請專利範圍」之「文義讀取」範圍，若被控侵權產品並未符合「文義讀取」，再行比對被控侵權產品是否適用「均等論」。

要成立「文義讀取」需要「應將解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對」(智慧財產局2016年2月所公布之〈專利侵權判斷要點〉，32頁)，所以在確定是否符合「文義讀取」上，「申請專利範圍」之內容對於專利權人落實侵權之舉證責任上，扮演關鍵角色。

而在適用「均等論」時，應採用「技術特徵逐一（element by element）比對」之方式，亦即針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同

的部分，進行逐一比對，判斷該等對應技術特徵是否為均等(智慧財產局2016年2月所公布之〈專利侵權判斷要點〉，39-40頁)。此外，在判定是否符合「全要件原則」時，亦應確認被控侵權對象包含經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，亦即經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現（present）或存在（exist）於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權(智慧財產局2016年2月所公布之〈專利侵權判斷要點〉，40頁)。

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因此在判定是否適用「均等論」以及判定是否符合「全要件原則」時，「申請專利範圍」之內容，對於專利權人落實其舉證責任，又再次扮演關鍵角色。

如果原告無法確知法院對「申請專利範圍」之解釋，卻需要舉證被侵權產品符合「文義讀取」或適用「均等論」，將會面臨自己不能確知自己要證明什麼的困境，是否有必要提出其他侵權鑑定報告或依據法院解釋範圍另行聲請勘驗，而其困境將會貫穿整個侵權證明程序，進而影響到原告實體法上之利益。

而又，法院如果考量案件審理「得」不開示心證，而未在審判程序中說明法院所解釋之「申請專利範圍」為何，將可能造成原告在收到判決後，才知道法院認定之解釋方式與自己的主張有不同，因此未能提出進一步的理由說服法院改變心證，包含「申請專利範圍」之解釋是否應參考其他內部證據或外部證據做調整，以及依據法院之見解是否依然構成「文義讀取」或適用「均等論」等等，因此結果恐將造成「突襲性裁判」。

2.被告（即被控侵權人）方面

被告若成功主張專利無效，縱使原告證明侵權事實存在亦無法向被告主張專利權，因此專利有效性在專利訴訟中亦是決定勝訴的重要議題。

其中就爭執明確性一事而言，被告無須另行提出引證案。

然而，新穎性與進步性才是有效性攻防的主要戰場，而如果法院依法「得」不開示心證，而未在審判程序中說明「法院所解釋之申請專利範圍」為何，則被告由於不能確知法院所認定之申請專利範圍為何，被告也陷入一個困境，不能確知其所提出之引證案，是否能夠揭露系爭專利之技術特徵，以及是否有需要補充其他引證，才能全部揭露法院所解釋之申請專利範圍，進而影響到被告是否得主張審理法第16條之權益。

且如果被告到判決後才知悉法院解釋之申請專利範圍為何，則有可能造成被告無法即時在訴訟進行當中，即時因應法院的解釋，提出或補充引證，恐影響被告之權益而造成「突襲性裁判」。

(二) 「當事人程序利益的損害」

1.一審未決爭議延燒至二審，造成當事人程序利益之損害

法院若未公開心證，當事人可能於收到判決後才發現法院解釋之申請專利範圍與自己所主張之解釋不同。

若原告在收到判決後，認為就算依據法院之解釋，被控侵權產品只是因為法院在一審審理程序沒有開示心證，才導致其無法即時再行說明，所以勢必要再行提出第二審訴訟，才能夠將該等主張提出；被告就專利有效性之主張是否有補充新引證之必要，亦會遇到相同問題。因此，可在原審級提出之主張內容，可能因為當事人之資訊不足，需要等到下一個審級才可以提出主張，造成當事人程序利益上之損害。

而主張延宕到二審才提出，將使該等主張未能享有受到一審法院判斷之機會，無形之中也剝奪了當事人部分的審級利益。

2.提早結束審判之程序利益

雙方當事人若不能確知法院解釋之申請專利範圍，在「專利有效性」上，被告就可能必須依據所有的解釋方式，尋找並且提出多種引證組合，以進行有效性之攻防，而原告為了避免專利遭到無效，也需要針對被告所提出之引證組合提出答辯。

因此如果法院可提前告知其對申請專利範圍之解釋，將可以有效將爭執的引證組合加以減少；同理，原告所需要證明被控侵權產品是否落入系爭專利之爭執也會集中在法院所認定之解釋方向；亦可提高「專利有效性」與「侵權與否」的可預測性，促使雙方當事人達成和解，同時避免浪費寶貴的司法資源。

四、 以「開示心證」取代「當事人有權要求法院對申請專利範圍做出解釋」之理由

(一) 整個訴訟程序皆由法院負責審理，無須進行切割

審理法修法委員表示(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會會議紀錄)：「……在美國，馬克曼聽證程序的部分，因為認為是法律問題，所以是法官的職權，經過馬克曼聽證程序後，再由陪審團判斷是否構成專利的侵害，因此整個訴訟程序區分成前後兩個階段。而在我國，整個訴訟程序都是法官的職權範圍，並不區分為兩個階段，對法官而言，法官是否要將訴訟程序區分成兩個階段，而在前階段告訴原告其專利權的範圍，在後階段判斷被告是否侵害專利權，法官有裁量權，且最終只做出一個判决……」。

指出由於智慧財產法院無陪審團制度，因此法院無需經由兩階段分別處理「申請專利範圍」之解釋以及認定「侵權與否」，法院只需要在最終判決同時做出認定即可。

(二) 智慧財產局與智慧財產法院對於有效性之認定可能產生衝突

審理法修法委員表示(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會會議紀錄)：「……在大陸法系的日本及我國制度是採有效性認定的『雙軌制』，也就是在專利侵權訴訟會對『有效性』作認定，智慧財產局對侵害專利的舉發也會作認定，將來極有可能造成此二程序的衝突……」。

指出由於我國就專利有效性之認定採行雙軌制，可能造成智慧財產法院與智慧財產局兩者對於專利有效性之認定發生衝突

(三) 採取「先前技術阻卻」駁回原告之訴，可避免智慧財產局與智慧財產法院兩者意見之衝突發生

審理法修法委員表示(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會會議紀錄)：「……可以不要直接界定原告專利權的範圍，而是直接判斷被告的產品是否和先前技術範圍同一，或者就先前技術，以通常技術領域的人即可輕易發展，也就是在先前技術的均等範圍內，如果答案為肯定，就根本不用界定原告的專利權範圍，就可以駁回原告之訴……」。

指出專利有效性之雙軌制，可能造成智慧財產法院與智慧財產局對於專利有效性之認定發生衝突，因此若直接透過「先前技術阻卻」之抗辯，認定被控產品如果是與先前技術均等，即可透過不用認定專利有效性與申請專利範圍之方式，駁回原告之訴的結論。

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(四) 申請專利範圍之解釋，其法律效力難以確定

審理法修法委員表示(司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會會議紀錄)：「……專利權範圍的界定既然不是中間判決，其效力如何，將產生困擾。若將此部分保留予法官程序裁量權，法官認為有必要在相當程度內公開心證，讓當事人更有效率地進行訴訟，當然可以，接下來就依照心證公開的理論進行……在通常情形下，法官所公開的都是暫定的心證而不是確定的心證公開，因為當事人隨訴訟程序的進行陸續提出攻擊防禦方法，法官可能改變見解，當然，法官如果作出中間判決，就另當別論了。」

表示法院若將申請專利範圍予以界定後，界定之法律效果將是非常重要的，若法院可透過公開心證之方式，則事後來可以改變其見解，保留一定程度的彈性。

五、 實則，賦予當事人有權利得要求法院對申請專利範圍做出解釋仍有其必要性

(一) 縱使「申請專利範圍」之解釋與認定「侵權與否」皆係法院之裁量權，但當事人仍有必要知悉法院對「申請專利範圍」之解釋

法院對於「申請專利範圍」之解釋，將影響雙方當事人對「專利有效性」以及「侵權與否」所採取的攻防行為，故若因「申請專利範圍」之解釋與認定「侵權與否」皆係法院之裁量權，就可以在最終判決時後才做出認定，恐將同時造成雙方當事人實體利益與程序利益之損害。

(二) 適用審理法第16條係法院之職權，不應有模糊空間

如果專利有效性之認定屬於行政權應單獨享有之權利，法院應受到行政機關意見之拘束，則結論係審理法第16條應該予刪除。

如果承認審理法第16條有存在的必要性，則行政機關的意見與司法機關的意見發生衝突，在落實三權分立之國家屬於無法避免之對立，因為法院不但不是行政機關的橡皮圖章，更有保障人民權益與行政機關意見制衡的天職。

審理法第16條賦予法院得自行認定專利有效性，如果案情有必要，例如法院已經認定侵權存在且被告提出有效性抗辯，法院豈能因為做出之意見可能與智慧財產局產生衝突，因而拒絕認定專利之有效性。

(三) 並非每件專利訴訟都以「先前技術阻卻」結案

當「先前技術阻卻」不成立時，法院仍需要解釋「申請專利範圍」，如果僅因為要發展「先前技術抗辯」的理論，就認為法院通案沒有必要解釋「申請專利範圍」，好像無視「先前技術阻卻」不成立的案件，更可能會讓人誤解法院判決目的在於「駁回原告之訴」似有所不宜。

(四) 申請專利範圍之解釋，應做成「中間判決」或「裁定」

1. 法院所公開之心證無法成為當事人採取訴訟行為之基礎

誠如審理法修法委員所言，法院的心證並非裁定或中間判決，在審理過程中隨時都可能變化，這種變化也是心證的本質。

然而，不論是智慧財產局或是智慧財產法院皆認為「申請專利範圍」是專利訴訟之基礎，如果此等基礎可隨時改變，那雙方當事人皆無法確知當其就「侵權與否」或「專利有效性」進行攻防時，所主張之「申請專利範圍」解釋是否與法院最後所解釋的範圍相同，如果法院之後對於「申請專利範圍」之解釋與自己所主張的不同，而當事人在不知道此點的情況下，卻持續主張既有的攻防方法，將受到實體利益與程序利益的巨大損害。

因此，縱使法院透過公開心證的方式，將「申請專利範圍」解釋之心證告知當事人雙方，但是由於心證還有可能再改變，所以當事人仍承受主張基礎不確定之程序不利益，對於當事人訴訟上權益之保障似乎有欠穩當。

2.法院依審理法「得」不公開心證

審理法第8條第2項本身僅是告知法院「得」公開心證之訓示規定，法院依審理法可不公開心證，因此如果當事人向法院聲請就「申請專利範圍」做出解釋，法院於審理程序中「得」無須理會當事人之聲請。

因此當事人想依據法院不確定的心證，來建構訴訟上之攻防，還需要依賴承審法官的審理風格，如果承審法官的審理風格屬於不公開心證的，那當事人遭受到「實體上的不利益」、「程序上的不利益」、「突襲性裁判」其實就只是訴訟的一部分，比照審理法第8條第2項的立法理由，這種「得」公開心證之立法模式對當事人來說似乎有些為德不卒。

3. 因此，為避免該等不確定性，自宜將法院所申請專利範圍解釋，從可變動之公開心證轉為具有確定法律效力之中間判決或裁定，不但可免去「得」或「得不」公開心證的問題，更可以有助雙方當事人進一步進行其訴訟上攻防。

原文刊登於專利師期刊第30期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

三、雙方當事人的揭露義務(Menel, Powers & Carlson, supra note 15, at 793-95.)

為確保在法院解釋「申請專利範圍」時，可以充分知悉雙方的解釋觀點，避免錯誤或隱藏的爭議存在，雙方當事人應該提出足夠的說明。

原告應該提出相關文件說明請求項之涵義，以證明被控侵權產品落入相關請求項之解釋範圍中；被告也應該就專利有效性部份，提出先前技術如何對應相關請求項技術特徵之說法，法院更可以具體限定雙方當事人應於一定的期間內，提出相關說明，以進一步確認「申請專利範圍」之解釋。

法院要求雙方當事人對於「申請專利範圍」進行說明，不但可以避免雙方聚焦於沒有意義的爭執點，避免浪費雙方當事人以及法院的時間，更可以避免重要爭執點被雙方當事人先藏起來，而在後續相關程序中再來拖延訴訟。

而在美國專利訴訟實務運作上，當事人時常無法提出依據說明其對於「申請專利範圍」之解釋為什麼與對方不同，卻又仍堅持該等不同的解釋方式以拖延訴訟進行，因此當事人的揭露義務扮演關鍵角色，如果當事人無法提出解釋的依據，那法院就可以無必要為由將當事人之聲請予以駁回。

此外，由於法院對於「申請專利範圍」之解釋會直接衝擊到「侵權與否」與「專利有效性」之認定，所以當事人應該要揭露其對於「申請專利範圍」解釋之爭執，將對後續專利訴訟之發展造成何種影響，以便法院判定整合或簡化對於「申請專利範圍」之解釋。

四、 美國法院對「申請專利範圍」之認定程序值得我國審理法參考

美國馬克曼聽證程序具體上應該如何進行，各聯邦地方法院或許有諸多不同的地方規則，但總歸來說可以在審判前對於當事人雙方所爭執的「申請專利範圍」做出解釋，且並非僅是公開心證，而係具有一定法律效力的裁定或中間判決，使得雙方當事人可以對於案件後續之進行，可取得較明確的方向。

肆、由正當法律程序角度檢視「申請專利範圍」程序

一、 憲法對人民財產權之保障，已建立「知悉相關資訊」及「適時陳述意見」之正當法律程序標準

大法官釋字第709號解釋主文揭示︰「……程序規定……未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符……均有違憲法保障人民財產權……」，說明我國就財產權之保護上，必須「確保」財產權人能「知悉相關資訊」並依據該等資訊「適時陳述其意見」，否則恐有違反我國憲法保障人權財產權之意旨。

二、學理上之「聽審權」

基於大法官釋字第482號解釋理由書已宣示「訴訟權」包含聽審的權利，因此學理上認為「聽審權」於我國早已具有憲法位階，而「聽審權」之保障，最主要的具體內容主要包含有「認識權」、「陳述權」(沈冠伶，訴訟權保障與民事訴訟——以大法官關於「訴訟權」之解釋為中心，臺大法學論叢，34卷5期，214-232頁)。

「認識權」之所以重要，因為在訴訟中，人民對於訴訟程序之進行，以及相關重要的資訊必須要能夠知悉，以便能適當的行使「陳述權」，以影響法院做出決定。

「陳述權」不僅指當事人於法院面前，能主動對於本案事實、法律見解提出自己的意見，更重要的是，法院對於採為判決基礎之事實、調查證據之結果、應使當事人於裁判前有表示意見之機會(沈冠伶，訴訟權保障與民事訴訟——以大法官關於「訴訟權」之解釋為中心，臺大法學論叢，34卷5期，214-232頁)。

大法官釋字第709號解釋已進一步將聽審權中的「認識權」與「陳述權」納入我國保護財產權之正當法律程序當中，雖然使用文字與學理略有差異，然仍不改學理上聽審權實質保障之內容。

三、 法院對於「申請專利範圍」之解釋，應充分揭露使雙方當事人知悉

「申請專利範圍」為認定「侵權與否」以及「有效性認定」之基礎，自屬於專利訴訟中雙方當事人必要確實知悉之重要訴訟資訊，否則雙方當事人對於「侵權與否」以及「有效性認定」攻防上之陳述將會造成阻礙。

且「申請專利範圍」之解釋既然為法院之職權，如果法院於訴訟中不告知當事人其對於「申請專利範圍」之解釋內容，恐將違反上開大法官揭示應保障人民「知悉相關資訊」之意旨。

四、透過「公開心證」無法滿足憲法對於正當法律程序之要求

由於心證可以再行變動，如果當事人得知之資訊事後還會有所變化，則當事人如何能依據會變動的資訊做出對應之陳述意見，因此法院透過公開心證告知當事人其所認定之「申請專利範圍」，仍然與「確保」當事人得知「知悉相關資訊」並進而為「適時陳述其意見」之大法官意旨有違。

五、 退萬步言，「得」公開心證仍違反憲法對於正當法律程序之要求

縱使我國憲法對於財產權之保障密度較低，認為公開心證後心動改動的機率較低，因此法院藉由公開心證告知當事人其對「申請專利範圍」之解釋，已屬於合乎憲法的正當法律程序，但是目前審理法第8條第2項卻是認為法院「得」不公開心證，即當事人「無權」要求法院說明「申請專利範圍」。

則在「得」不公開心證的情況下，當事人無法知悉法院對於「申請專利範圍」之解釋，顯將違背大法官釋字第709號解釋之意旨

伍、結論

就法院應如何於訴訟中對於「申請專利範圍」做出解釋一事，審理法仍應再行增訂規定，另以「裁定」或「中間判決」之方式，將法院所解釋之「申請專利範圍」告知當事人，而非如現行審理法，由法官決定是否以開示心證之方式告知當事人，以落實憲法保障人民財產權與享有正當法律程序之意旨。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

由「正當法律程序」視角再探現行專利訴訟體制

壹. 前言

於最高行政法院做出105年度判字第503號行政判決(下稱「系爭最高行判決」)後，智慧財產法院於2018年5月31日做出105 年度行專更(一)字第4號行政判決(下稱「系爭判決」)，相關判決影響我國現行專利訴訟體制具有重大意義，筆者遂撰文介紹相關判決與學理見解，希望能達拋磚引玉的效果，協力推動「正當法律程序」於專利訴訟中之適用。

由於法律、各法院用詞未見得統一，本文為忠實呈現原文內容，「所屬技術領域中具有通常知識者」、「具有通常知識者」或其同義文字，皆指專利法第22條所指「所屬技術領域中具有通常知識者」，本文並不加以統一。

貳. 關於依法審判之審判程序

相較於行政機關在執行公權力時應遵守依法行政原則，法院在審理案件的時候則應遵守「依法審判」原則，甚至於40年前的戒嚴時代開始，大法官已多次闡述:「憲法第十六條所謂人民有訴訟之權，乃人民司法上之受益權，指人民於其權利受侵害時，有提起訴訟之權利，法院亦有依法審判之義務而言」(釋字第154號理由書、釋字第160號理由書、釋字第179號理由書、釋字第192號理由書、釋字第240號理由書…等)，可見得從釋憲者的角度觀之，依法審判確實是法院應遵守的義務。法院如果不遵守此義務，將使得司法權逸脱民主法治的規範，成為侵害人權的獨裁者。

在審判程序中，依法審判涉及到法院是否依照具體的法規對於案件進行審理，如果法院沒有按照法規的規定進行審理，如大法官所言，將對於當事人之訴訟權益造成重大的損害，因此上級法院應依法於上訴程序中廢棄該判決，以維護當事人權益並落實依法審判之憲法意旨。以下謹先初步介紹「調查證據」及「認定事實」之基礎法定程序。

一. 關於法院「調查證據」以「認定事實」之法定程序

法官依法審判之過程，必須要先知道紛爭背後「事實」為何，才能依據事實來適用法律的規定。而要確定紛爭背後的事實為何，需要藉由調查證據的方式為之，因此「調查證據」以「認定事實」自然是法院最重要的職權，此基礎法理貫通民事、行政訴訟。

1. 法院於「調查證據程序」中，應該要讓事人對事實完全辯論，才能完善調查證據的法定程序。

實體法的條文常有多個構成要件，法院藉由分析案件中構成要件所對應的基礎事實來適用法律。由於認定構成要件基礎事實的結果將直接會影響到法律的適用結果，因此每個構成要件基礎事實的認定皆相當重要，如果某一個構成要件的基礎事實有所欠缺，最後法律適用的結果就會有所不同。

為了避免法院怠忽職責，不審理重要構成要件的基礎事實，民事訴訟法第199 條第1項規定:「審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論」，而行政訴訟法第125 條第2項規定:「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論」，明確要求法院有義務要使當事人對於事實進行適當完全的辯論，並要求法 院應該要讓當事人有機會針沒有辯論到的構成要件的基礎事實進行「陳述事實」、「聲明證據」(民事訴訟法第199條第2項、行政訴訟法第125條第3項)，進一步落實藉由調查證據以認定事實之法定程序。

2. 法院於「調查證據程序後」，應該將調查證據的結果讓當事人知道，讓當事人有機會對調查證據的結果發表意見。

法院調查證據的結果，會直接影響到事實認定進而影響判決結果，因此調查證據的結果對雙方當事人相當重要。畢竟調查證據的程序可能相當繁瑣，如果法官認定有誤，將可能產生誤判。由於爭議案件是發生於雙方當事人(有時候是多方)間，所以對於調查證據的結果是否有爭議之處，雙方當事人會比較清楚。如果法官先將調查證據的結果告知雙方當事人，那雙方當事人就有機會針對調查證據的結果發表意見，使法官有機會自行進行糾正。故民事訴訟法第297 條第1項規定:「調查證據之結果，應曉諭當事人為辯論」；而行政訴訟法第141 條第1項也規定:「調查證據之結果，應告知當事人為辯論」。兩部訴訟法之規定實屬相同，並無差異。

3. 證據非由雙方當事人向提出時，法院更應使雙方當事人對相關證據加以辯論。

認定事實的證據往往是雙方當事人提出，但有時法官可依據職務上關係探知事實，因此不需要雙方當事人再行提出證據，但是在這種情況下為避免法官搞錯，法官仍應要將其所得知事實告訴雙方當事人，讓雙方當事人對於法院認定的事實發表意見。因此民事訴訟法第278條規定:「事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，無庸舉證。前項事實，雖非當事人提出者，亦得斟酌之。但裁判前應令當事人就其事實有辯論之機會」，而行政訴訟法第176 條亦規定:「民事訴訟法…第278 條…於本節準用之」，兩部訴訟法規定自屬相同。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

二. 最高法院關於「調查證據」以「認定事實」之見解。

最高法院會召開的民事庭會議統一民事法律見解，在最高法院79年度第1次民事庭會議，關於「第二審法院取捨證據、認定事實應注意事項」第二點中記載:「當事人所為之聲明或陳述有不明瞭或不完足者，審判長應依民事訴訟法第一百九十九條第二項規定，對之行使開明權。當事人所陳述為訴訟標的之法律關係，如有不明瞭之情形，尤須於闡明後使其確定，務使當事人提出之訴訟資料，適於法院裁判。此為審判長之職權，亦為其義務，如未盡此義務，其訴訟程序即有重大瑕疵而違背法令」，強調在認定事實時，如果違反民事訴訟法第199 條第2項，屬於訴訟程序重大瑕疵。

此外，最高法院已多次揭示(103年度台上字1728民事判決、101年度台上字第502民事判決、100年度台上字第2090民事判決、 98年度台上字第109民事判決、95年度台上字第326民事判決、 91年度台上字第2074民事判決…等)二審法院若違反民事訴訟法第297條第1項，最高法院會將判決發回原審重新審理，例如100年台上2090民事判決記載︰「…調查證據之結果，應曉諭當事人為辯論，民事訴訟法第二百九十七條第一項定有明文，旨在避免造成認定事實之突襲，以保障當事人之程序權…」而其餘未發回的判決中，最高法院亦仍不斷重申民事訴訟法第297條第1項的意旨，例如106年台上2712民事判決記載:「…倘法院就當事人所未提出之攻擊防禦方法，未曉諭當事人令其為事實上及法律上陳述而為適當完全之辯論前，遂行作為判決之基礎，致生突襲性裁判之結果，即與民事訴訟法第296條之1第1項、第297條第1項及第199條第1項、第2項規定有違」，顯見最高法院超過20年來穩定指出，違反民事訴訟法第297條是嚴重到要要求原審重新審理。

最高法院亦早於44年度台上字第72號例揭示:「…顯著事實，苟非當事人提出而法院得為之者，應在裁判前令當事人就其事實有辯論之機會，此觀民事訴訟法第二百七十八條第二項之規定自明。本件原審所斟酌之前開顯著事實，既非由何造當事人提出，而在裁判前又未晚論當事人就此而為辯論，乃遂採為裁判之基礎，自難謂其裁判無法律上之瑕疵…」因此判決違反民事訴訟法第278條第2項亦屬具有重大的法律瑕疵，且此最高法院建立此概念迄今已超過一甲子。

三. 最高行政法院關於調查證據及認定事實之見解。

民事、行政訴訟關於調查證據及認定事實具相同法理，甚至法條文字也高度相同。所以，最高行政法院對於調查證據以認定事實的見解與最高法院相同，自是理所當然。

例如最高行政法院96年度判字第108號行政判決揭示:「…按『調查證據之結果，應告知當事人為辯論』行政訴訟法第141 條第1項定有明文。該條規定係為踐行正當法律程序，使當事人法院所調查之證據有辩明之機會，及行使防禦權，以防擊性裁判(按應指「突襲性裁判」)…再『關於言詞辯論所定程式之遵守，專以筆錄證之』同法第132 條準用民事訴訟法第219條規定，是法院經調查之證據是否經當事人為辯論，自應以筆錄為唯一證據，不得以他種證據證之」，顯見最高行政法院亦要求下級審法院應該要遵守正當法律程序，讓當事人對於調查證據的結果進行辯論，甚至嚴格到有沒有辯論只能用筆錄來進行確定，如果筆錄沒有記載辯論過程，程序顯然有重大違法，且最高法院常年來皆保持此一見解(最高行政法院100年度判字第653號行政判決、最高行政法院102年度判字第491號行政判決)。

此外，最高行政法院104年度判字第390號行政判決也揭示:「…按行政訴訟法第125條規定…二闡明權為審判長之職權，亦為其義務。為期發見真實，並使當事人在言詞辯論時有充分攻擊或防禦之機會，審判長自應行使闡明權，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，俾訴訟關係臻於明瞭…四審判長行使開明權之方法，應向當事人發問、告知，令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述;如當事人所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之...」，說明法院具有闡明義務，使當事人可對於訴訟基礎事實進行必要之補充、說明或辯論等。

四. 智慧財產案件審理法(下稱「審理法」)與民事、行政訴訟法的關係。

專利訴訟之審理程序雖適用審理法，然而在本質上專利民事、行政訴訟亦不脫一般民事、行政訴訟之法理，因此審理法第1條後段即開宗明義的記載著:「本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律」，因此審理法若無特別規定，專利民事、行政訴訟自應回歸適用民事、行政訴訟法。

1. 關於專利民事訴訟在「調查證據」以「認定事實」所應適用的程序。

審理法第二章記載審理法關於民事訴訟法的特別規定。其中審理法第6條記載:「民事訴訟法第二編第三章、第四章規定，於智慧財產之民事訴訟不適用之」，民事訴訟法第二篇第三章為「簡易訴訟程序」、第二篇第四章為「小額訴訟程序」。然而前述法院「調查證據及認定事實」所適用的法律，則為民事訴訟法第二篇第一章「通常訴訟程序」的規定，因此未被審理法第6條以及其他審理法第二章的規定所排除。故關於「調查證據及認定事實」一事，審理法不但未排斥民事訴訟法之適用，且依據審理法第1條後段之規定，反而應該要積極適用民事訴訟法規定。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

1. 關於專利行政訴訟在「調查證據」以「認定事實」所應適用的程序。

在審理法第四章記載審理法關於行政訴訟法的特別規定。其中審理法於第 30-1 條記載:「行政訴訟法第二編第二章簡易訴訟程序規定，於智慧財產之行政訴訟不適用之」。排除行政訴訟法第二編第二章「簡易訴訟程序」。然而前述行政法院「調查證據及認定事實」所適用的法律，則為行政訴訟法第二篇第一章「高等行政法院通常訴訟程序」的規定，故自未被審理法第30-1 條以及其他審理法第四章的規定排除。故關於「調查證據及認定事實」一事，審理法不但未排斥行政訴訟法之適用，且依據審理法第1條後段之規定，亦應該要積極適用行政訴訟法規定。

1. 審理法第8條。

「調查證據」以「認定事實」屬訴訟重要行為，而審理法第8條亦已明定︰「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」。該條文亦係當然繼受民事訴訟法以及行政訴訟法相關規定與法理，再次說明審理法明令法院應積極進行闡明(惟，法院對於審理法第8條之適用上，在法理多有受批評之處，作者早已另針對該議題於專利師第23期發表「由『正當法律程序』視角出探現行民事專利訴訟體制」，本文為該文之衍生性著作，作者建議兩文合併閱讀)，此理至明。

五. 關於調查證據及認定事實之法院職權分野。

1. 民事訴訟部份

我國民事訴訟係三審制，一審為事實審，二審為事實兼法律審，三審為法律審。上訴三審以判決違背法律為要件，但要確認事實審法律適用是否正確，法律審法院必須了解對應之基礎事實。因此民事訴訟法第476 條第1項雖然規定:「第三審法院，應以原判決確定之事實為判決基礎」，但民事訴訟法第476 條第3項復規定:「以違背訴訟程序之規定為上訴理由時，所舉違背之事實及以違背法令確定事實、遺漏事實或認作主張事實為上訴理由時，所舉之該事實，第三審法院亦得斟酌之」。 最高法院亦於79年度第1次民事庭會議中「第二審法院取捨證據、認定事實應注意事項」第一點再次揭示:「第三審法院係以第二審判決所確定之事實為判決基礎，對於第二審法院調查證據及認定事實是否違背法令，有審查之權」，因此關於審查二審調查證據及認定事實是否違法，三審法院自有權進行審查。

1. 行政訴訟部份

我國行政訴訟採二審制，一審為事實審，二審為法律審。上訴二審以原審判決違背法律為要件，行政訴訟制度如同民事訴訟制度，法律審法院必須了解對應之基礎事實，才能確認事實審法律適用是否正確。因此行政訴訟法第254 條第1項雖然規定:「除別有規定外，最高行政法院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎」，但行政訴訟 法第254 條第2項復規定:「以違背訴訟程序之規定為上訴理由時，所舉違背之事實，及以違背法令確定事實或遺漏事實為上訴理由時，所舉之該事實，最高行政法院得斟酌之」。 由於認定事實之法律規定實屬相同，因此最高行政法院與最高法院在調查證據及認定事實之法院職權分野上，可說如出一轍，並無本質上的不同。

六. 綜上所述，在立法者、最高法院與最高行政法院通力合作下，對於專利民事、行政訴訟程序時應如何「調查證據」及「認定事實」，建構起明確、縝密的法定審判程序。

參. 系爭判決與其法律爭議介紹。

進步性的認定是專利訴訟中的核心，直接涉及專利權本身的成立與否，因此進步性的審理程序的重要性不言可喻，謹將「系爭最高行判決」與「系爭判決」關於進步性審理程序的重要見解與其理由說明如下。

一. 「系爭最高行判決」之見解。

「系爭最高行判決」表示法院在審理程序中，應確立「申請日前具有通常知識者之知識水準」，並令當事人對此有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解並向雙方當事人表達自己的心證。此外，並應於判決中述明「專利申請日前具有通常知識者之知識水準」為何。

「系爭最高行判決」表示:「…上開進步性判斷構成要件中『所屬技術領域中具有通常知識者』，為進步性客觀判斷的重要步驟之一。蓋行政法之法規構成要件中，本即存有許多未明確表示且具有流動性質之法律概念，稱為不確定法律概念。對此不確定法律概念，因具有一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確，各該構成要件於套用具體事實時，須先將不確定法律概念經過解釋，並予以具體化以便適用。 而對於此不確定法律概念，於專利法制上，對許多傳統之技術領域，或是結果較可預期之技術領域而言，多半經由先前技術之提出，即可得知此『所屬技術領域中具有通常知識者』之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，人民提起行政爭訟，行政法院亦應審查該行政處分之合法性，若特定案件可經由論證而涵攝於不確定法律概念者，行政法院自得對行政機關所為之處分之合法性，為全面之審查…」，即在審查進步性的程序當中，應具體化解釋何為「所屬技術領域中具有通常知識者，且智慧局有第一線的責任將「所屬技術領域中具有通常知識者」予以具體化，再經由智慧法院加以審查智慧局是否有正確的將「所屬技術領域中具有通常知識者」予以具體化。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

「系爭最高行判決」並表示:「…依智慧財產案件審理法第34條準用第8條規定，行政法院應將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決…上訴人於原審即一再爭議『具有通常知識者』為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，遽認熟習該項技術者可輕易思及『車輛出場時』管理所需，而有判決不備理由之違法…」，即法院應於審理程序中，向當事人揭露其對於「具有通常知識者」之事實認定為何，使雙方當事人對此等認定有發表意見的機會，並將其認定之結果記載於判決書中，否則屬於判決不備理由之違法，此等要求自係出於正當法律程序之概念，並要求下級審法院依法定程序進行審理。

「系爭最高行判決」復表示:「具通常知識之人既係一虛擬之人，其並非專利審查官，亦非專利有效性訴訟之法官，更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人，其目的在於排除進步性審查之後見之明…在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件?再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋?或係事實而應予調查、並為舉證之事項?若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別?大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後;在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立『具有通常知識者』之知識水準...『具有通常知識者』此一構成要件，並未經令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論，即有可議」，此內容可說展現了劃時代的見解，謹將相關內容分點說明如下:

1. 法律明定「具通常知識之人」此一要件，目的在於排除「後見之明」。
2. 「具通常知識之人」此一構成要件之認定實屬不易，因此智慧法院在判決內容中往往都未具體記載「具通常知識之人」之定義或解釋為何，雖然那些判決有當然違反法令之違法瑕疵，但是最高行政法院都「加以容認」。然而，此要件對於建立進步性的客觀性判斷要件極為重要，所以最高行政法院想了一想，開始轉念要求智慧法院依該要好好的依照法定程序完成「具通常知識之人」之事實認定。
3. 如果智慧法院未完成「具通常知識之人」此事實的法定調查證據程序（例如令雙方當事人對法院所認定之「具通常知識之人」發表意見），那做出來的判決會當然違反法律，最高行政法院只能依法將智慧財產法院的判決通通撤銷。綜上所述，最高行政法院針對「具通常知識之人」於訴訟中應如何審定，以及審定後應於判決中記載，已經做出即為明確之闡釋。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

二. 「系爭判決」關於進步性審理程序之意見。

在最高行政法院做出「系爭最高行判決」後，智慧法院在「系爭判決」的審理期間徵求法庭之友的相關意見，國內數位學者專家們皆提出許多精妙法學見解(智慧財產法院官網所公開之劉尚志教授等人、張哲倫律師、李素華教授…等人之法律意見書)，然而智慧法院並不接受最高行政法院與部份學者專家之見解，而以下理由表示「通常知識者及其專利申請日之技術水準未必需要明確定義」。

1. 「系爭判決」表示:「…在具體個案適用中，如果當事人對於引證案作為先前技術存在，並無爭執，僅在爭執系爭專利之技術特徵，是否均已為引證案所揭示、其間差異 是否可輕易完成，而專利專責審查機關可以於核駁審定時，具體明確指出引證案揭示系爭專利各項技術特徵之處，且可以具體敘述根據既存引證案如何輕易完成系爭專利之所有技術特徵，而可供包括法院在內之第三人檢驗時，通常知識者所具備之知識水準及其於專利申請日之技術水準，其實已經實質隱含於其具體敘述之中，自無須另外 加以明確定義…」，主張只要看到引證案所記載之技術特徵，通常知識者所具備之知識水準，法院就已經可以完全知道，所以不需要再另外於確定定義該案的「通常知識者所具備之知識水準」為何。
2. 「系爭判決」並表示:「…現行專利審查基準…第3.4 節列出『進步性之判斷步驟』，其步驟3 雖為:確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，但也同時敘明:若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無須另外考量該技術(art)所面臨問題之類型、先前技術解決該等問題之技術手段、發明所屬技術領域之創新速度、該科技(technology) 之複雜度、該領域(field)實務從事者之教育水準等因素。這表示專利專責機關基於專責立場所定具有行政規則性質之法規，也肯定只要從先前技術可以確定發明所屬技術領域具有通常知識之技術水準，並沒有必要另外再明確定義…」，主張連智慧財產局所公佈的審查基準也認同，如果由先前技術文件可以判定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，那樣就不用考量相關進步性的輔助判定標準。
3. 「系爭判決」又表示:「…在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明」說明只要在攻防之間的過程中，法院「浮現式」的感知方式，即可感知專利申請當時所呈現之技術水平，法院進而透過此一感知所得之結果，進行進步性要件的分析。當事人的主觀意見不得恣意左右法院「浮現式」的進步性論證過程，並且暗示此「論證過程」不違反經驗法則、論理法則、自然法則。
4. 「系爭判決」亦引述美國聯邦法院法官、德國聯邦法院法官之發言並表示:「…一審法院(按指美國專利訴訟之一審法院)只有面臨到這個議題，就是兩造雙方有提出這個争執時，法官才需要調查及裁決。界定 PHOSITA是視情況而定的，不是一定要進行的程序…在美國的專利訴訟裡面，沒有強硬的規則規定你一定要去做或一定要怎麼做，來判定所屬技術領域具通常知識之人…要看被告提出於法院的先前技術文件，而專利權人有去爭執某一所屬技術領域具通常知識者所理解之先前技術內容與另一所屬技術領域具通常知識者理解的不同…」主張美國與德國之法院的審判實務上，除非雙方有所爭議，否則並不要求法院界定「PHOSITA」。並同時表示:「…如果當事人對於專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準有所主張，並進一步主張因此影響到某項特定知識或技術可否作為引證時，專利專責機關於專利審定時，自須明確認定並說明該特定知識或技術是否為所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握，在此認定說明過程中，並不排除因此可能對於通常知識者之知識或技術水準有所明確界定。也唯有在此情況下，明確界定通常知識者之知識或技術水準，才對於進步性之判斷比較有實益。否則純粹對於通常知識者之知識或技術水準加以明確界定，但對於案內引證文件沒有任何具體限定或排除作用，這樣的明確界定，應該是沒有實質意義的，或者說只有象徵性意義而已。此外，當某項特定知識或技術可否作為引證案發生爭執時，也有可能僅根據案內其他證據或系爭專利本身，直接判斷該特定知識或技術是否應為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握，也非一定要明確界定通常知識者。在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要(事實上，也未必能夠)以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準…」，主張以下數點︰

• 當事人對於「專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」有主張並影響「某項特定知識或技術可否作為引證時」，才有明確界定「通常知識者之知識者」之實益，否則由於不影響引證文件，並不具實質意義。
• 由系爭專利或案內其他證據，判定該特定知識是否應為系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握，換言之，「專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」又再一次的「自然浮現」了，但法院表示無法用具體文字加以形容具體的內容是什麼。

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肆.「認知偏誤」之介紹

一. 司法人員於審判程序中存在「認知偏誤」。

2002年諾貝爾獎得主Daniel Kahneman為知名心理學家，其曾在1974年於「SCIENCE」發表「不確定性下的判決：捷思和偏见」（Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases，下稱「不確定性下的判決」）(Science, New Series, Vol. 185, No. 4157. (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131.)一文指出（謹摘譯部份內容如下）︰「

司法判斷過程中，不恰當的因素可能會造成有系統性且可預測的偏見，進而影響法官的決策過程，捷思（heuristic）是一種認知的捷徑，亦可稱為經驗法則，更進一步來說，是指人們在下判斷或是做決定時並沒有將所有相關的訊息納入考量，反而只重視特定一部份有助於決策的線索。

法官在審判中有權利決定是否該採納相關證據，因為『確認偏見（confirmation bias）』、『後見之明的偏見（the hindsight bias）』、『連結謬誤（the conjunction fallacy）』等心理學上因素會導致產生『認知偏誤』。

『確認偏見』指個體傾向關注某些與其信念相符的訊息，或是依照自己的假設去解讀訊息，且忽略與之相對立的訊息；因此產生偏差的決策或判斷。更進一步來說，在司法審判中，法官可能會偏好採納他們假設的證據，以應證他們的假設，並忽略與其假設相反的證據。

『後見之明偏誤』俗稱事後諸葛，『我早知道會這樣』；是指在事情發生後才給予評論時，會因為已經知道事件發生的結果而誇大對事件的猜測。在審判過程中，法官可能會有後見之明偏誤，因為法官已經知道該案件的結果，可能傾向以後見之明來解釋該事件的發生，然而原告只能提供發生在事前的資訊進行反駁。

『連結謬誤』指人較容易被較合理的或是較多細節的描述所誤導；越詳細的描述並不一定越符合真實情況。」

二. 人會因為不同動機，對推理過程與結果產生影響。

曾於普林斯頓大學任教的已故美國知名心理學家Ziva Kunda，之知名著作「具有目的性之推理的案例分析」（「The Case for Motivated Reasoning」，下稱「目的性之推理」）(Psychological Bulletin, November 1990 Vol. 108, No. 3, 480-498.)一文指出（謹摘譯部份內容如下）︰「

一個人的動機可以促使自利歸因(self-sevring attribution)的發生，此歸因(歸因，指解釋人行為發生的因素，最早由海德(F. Heider)氏1958年提出)的傾向會讓此人相信他們所相信的事情，並非此人自己希望相信自己所相信的事情，反而是因為自立歸因後的結論在感受上比其他歸因較真實。有些學者認為人的防衛機制會影響人的動機，有些則不然，但是所有研究都認同動機會影響認知思考歷程進而影響歸因的傾向。認知歷程和表徵會促使人下結論，但是動機卻是決定人需要使用認知思考歷程或是認知表徵的重要因素。

不同的目標導向不同的歸因，準確性目標（Accuracy goals）是指動機會導向任何可能的結果，而定向性目標（Directional goals）是指動機會導向特定的結論。

準確性目標會促使個體使用最適宜的信念或是策略，當人具有達到準確的動機時，個體會花費更多認知效力在議題相關的推理上，對於相關的資訊取得格外小心，花費較多認知歷程去處理資訊，且使用複雜度較高的規則。在一向心理學實驗當中，受試者被期待做出準確且公正決策，且改決策將會受到社會大眾的評價以及此決策可能造成其他人影響時，受試者較少會使用道德倫理上的刻板印象，並且較少的在評斷過程中使用定錨。其他研究也發現，當人持有準確性動機時，人傾向去重不同角度看待一件事情，且較推敲出不同特色之間的不同共通性，而改個體與其他持不同動機的人像比較之下，也會較容易預測一個人的反應及不同的人格測量方式但是對於自己的預測並不會過度自信。定向性目標會導致個體使用特定的信念或是策略來得出個體理想的結論，換言之，即是『客觀性錯覺(illusion of objectivity)』，人們終究會相信他們所相信的事實，因為他們只願意對於他們所相信的信念進行推理，雖然個體所使用持有的信念與規則會依情境有所不同，像是有時偏向採納數字統計有時偏向採納社會決策等等，但是個體仍然是因為在不同情境中有不同目標導向而提採取不同策略或是信念。定向性目標會造成人在提取或是建構自我信念、對於他人的信念或是事件的信念過程中的偏誤。人容易對於自我特性產生偏誤，因為不貫通的自我特性會對造成認知上的不和諧，因此會出現人改變其信念是為了要協調行為與信念的不一致。

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三. 「隧道視野」（Tunnel Vision）之介紹

雖然「司法偏誤」不被部份我國法院承認，但是在美國已發展數十年之久，現任職於Wisconsin大學法學院的Keith A. Findley教授曾於2006年發表「刑事案件中隧道視野的多重維度（THE MULTIPLE DIMENSIONS OF TUNNEL VISION IN CRIMINAL CASES）」(Findley, Keith A. and Scott, Michael S., The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases. Wisconsin Law Review, Vol. 2, 2006; Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1023.)一文介紹「隧道視野」對審判者的影響。

該文指出（謹摘譯部份內容如下）︰「『隧道視野』是指人因為極度渴望某個目標時，會忽略周圍環境而缺乏洞察力或遠見。在司法審判當中，隧道視野指的是只專注在有利於定罪的某個疑點、某個選擇或是某個證據，而忽略可能無罪的觀點；這個過程會使法官、檢察官、辯護律師傾向關注於特定的結論，就像是戴上某個特定結論濾鏡的眼鏡，跟該濾鏡相似的資訊會看起來更和諧，而不同資訊也會因為濾鏡的關係看起來有連貫性；而與濾鏡不相似的資訊會看起來更不協調因而被過度檢視或是忽略。隧道視野多用於案件一開始的階段，也就是警方調查階段，但是隧道視野其實滲入司法審判的每一個階段，檢方蒐集證據、檢察官起訴甚至是陪審團做決策。

隧道視野是不同認知扭曲的產物，組礙觀察者的覺察也妨礙觀察者對自我覺察的詮釋的準確度。連結偏誤、後見之明偏誤亦屬是隧道視野產生的認知扭曲。預期偏誤（Expectancy Bias）基本上是解釋所有傾向的基礎，他是連結偏誤的一種，當人們預期去看見與自己的假設、理論或是情境相符的結果，因此會放更多心力在覺察或是過度重視某些資訊而忽略與其不符的資訊。同時，如果此假設、觀點或是情境是由一個權力地位很高尚的人提供，或是因自我價值或是角色預期成功而產生非理性調查，連結偏誤都可能放大，所以平常看起來很明顯且直接的證據都可能因此被忽略。在眾多的心理學實驗研究中，都顯示人們傾向取得與他們假設相符的資訊，像是提問與假設相關的問題而不詢問與自己假設相反的問題，如此一來，當被問者的回應與他們假設相符，更加深了此人對自己假設的自信，而導致此人更沒有意願去提問與其假設不符的問題。另外有實證研究顯示，人們在提取記憶時也會產生偏誤，傾向回想起或是提取與現在假設相符的記憶或是資訊。另外有研究顯示，基本上，人需要較少與假設相符的證據去應證自己的假設，反而人需要較多與加設相赤的證據去反駁自己的假設。當人接收到與自己信念不符的資訊時，人傾向去捍衛自己的信念，而此歷程又加深對自己信念的強度。提到資訊與數據，人有時會看到一個模式，縱使並非真的有一個模式存在，舉例來說，觀察者如果被事先告知某個人有哪些人格特質，觀察者會傾向在那個人身上找到這些特質，儘管這些特質僅只是客觀上的呈現，這在司法審判中可能造成不小的影響，因為被告會受到警察、檢察官、辯護律師、法官和陪審團等評論與觀察，儘管理論上被告不一定都有罪，但是假設上是被告有罪。

後見之明也會增強隧道效應，後見之明是指人們投射一個新知識或是結果在過去發生的事件上面。後見之明會對於一個無辜的嫌疑犯造成不同層面的影響，一旦警察或是檢察官對於某個嫌疑犯抱持著有罪的態度，後見之明會使警察與檢察官認為嫌疑犯從案發開始就充滿了嫌疑。後見之明偏誤涉及證據是否納入定罪，此可以解釋為什麼目擊者認證錯誤會導致隧道效應，如果目擊者在事發當時並沒有放住帶心力在該事件發生上，但是當目擊者在指認中得到清楚的照片，目擊者可能會以後來看到清楚的影像替置原本模糊的記憶。」

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

伍. 本文見解

1. 「系爭判決」完全漠視法院因為後見之明所產生之錯誤。

「系爭判決」針對「系爭最高行判決」表示「法律明定『具通常知識之人』此要件目的在於排除『後見之明』」，完全沒有回應。反而不斷主張，「所屬技術領域中具有通常知識者」的技術水準即可「浮現」。然而，於「SCIENCE」所發表「不確定性下的判決」一文之已指出，人在下判斷或是做決定時可能並未將所有相關的訊息納入考量，反而只重視特定部份有助於決策的線索，如此將可能產生「確認偏見」，導致只傾向關注某些與其信念相符的訊息，或是依照自己的假設去解讀訊息，且忽略與之相對立的訊息，將有陷入後見之明的高度可能。

「刑事案件中隧道視野的多重維度」一文亦指出心理學上已證明基於「隧道視野」，法官會傾向關注於特定的結論，就像是戴上某個特定結論濾鏡的眼鏡，使通過濾鏡的資訊會看起來更和諧，而不同資訊也會因為濾鏡的關係看起來有連貫性，無法通過濾鏡的資訊會看起來更不協調因而被過度檢視或是忽略，而在此時後見之明的偏見會侵入人的思考，後見之明所產生之清晰影像會取代原有模糊的影像，因為人腦不像攝影機，可以把記憶清楚倒帶回到事發當時。而如果沒有攝影紀錄佐證當時發生的事情經過，將無法阻礙現有且清楚之影像對於人的記憶產生影響，縱使該清楚影像是錯誤或是偽造的。

而「系爭判決」強調不需要明確定義「通常知識者所具備之知識水準」，且由「浮現式」的審查方式，來認定「通常知識者所具備之知識水準」，且認為當事人對於「專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」有主張並影響「某項特定知識或技術可否作為引證時」，才有明確界定「通常知識者所具備之知識水準」之實益云云，該等審查方式，從比喻的觀點來看，就是拒絕採納攝影機倒帶影像以佐證審查程序，而且直接採取後見之明影響人腦訊息的審查方式，且進一步依照自己的假設，並且忽略與之相對立的訊息，並於審判程序中消滅此種對立訊息出現的機會（例如不開示法院認定之「通常知識者所具備之知識水準」、不讓雙方當事人對法院認定之「通常知識者所具備之知識水準」發表意見…等）。

但是其實為什麼法院要這麼做，由「目的性之推理」一文可知，如果法院的審理動機是要追求達成「準確性目標」的話，那法官甚至整各法院就會花心思去處理這個案子，使用複雜度較高的規則（例如明確定義「通常知識者所具備之知識水準」為何），也不會對於自己的判斷過於自行。但是法官其實是人，迫於結案壓力只想結束案子的「定向性目標」馬上就會高於追求正確判斷的「準確性目標」，因此陷入「客觀性錯誤」而迷失於其中，此種錯誤的認知與既有法體系產生不和諧也就可以預見（例如法院的後見之明認知對於防止後見之明法律規定產生不和諧）。

1. 輔助性判斷標準不是獨立判斷進步性的方式，只是輔助來避免主要進步性的判斷方式受到後見之明的影響，兩者必須同時使用，並沒有使用基礎進步性判斷方式就可以不使用輔助性判斷標準進行輔助審查的法理存在。

我國許多制度係繼受外國法，但是引入制定者於引入時常常無法了解制度的原意為何，司法者亦不明法規繼受的前因後果，就產生了畸形的司法制度。

輔助性判斷標準（廣義包含建議、教示、動機）之存在，是美國聯邦最高法院以及聯邦巡迴法院，為了要避免基礎判斷進步性之流程中，結合數個引證判斷專利是否具進步性之時，受到後見之明干擾進行產生錯誤的結果，所以採取的法學方法（jurisprudential methods）(Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational，OHIO STATE LAW JOURAL Vol.67 p1421，GREGORY N. MANDEL)，本身並不是獨立判斷進步性的方法，更不可能有所謂「由先前技術文件可以判定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，那樣就不用考量相關進步性的輔助判定標準」，審查基準與相關司法見解(如︰智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決、最高行政法院102年度判字第205號行政判決…等)似誤解了外國法制度。

「系爭判決」不但不願意將「所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」之審理予以具體化，甚至架空「輔助性判斷標準」之適用，該見解雖係我國智慧財產領域獨創而令人吃驚的法律見解，但對於專利權人之保障就顯有不足(砍了專利權人的左腳「輔助性判斷標準」、又砍了專利權人的右腳「所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」的具體化，那面對「後見之明」加上「突襲性裁判」的威力，專利權人只能在地上爬了，筆者另於專利師期刊第32期已撰文說明相關議題，此處便不再贅述)。

1. 智慧法院「便宜行事」已架空我國既有民事、行政審理體系。

美國法院是美國法院，畢竟是外國法體制，如果在法理上有值得我國參考思量比較之處，經過立法者、司法者甚至是行政機關的審酌之後，未必不得於我國法體制加以使用。然而，如果外國法官可能偷懶，為了結案的方便，故意抹煞該國的專利權人司法上的受益權，這樣時候如果我國法官也參考這種方式（即如前述追求「定向性的結案目標」，而放棄「準確性目標」），將相關見解引入我國法體制，就要從憲法的位階，甚至是三權分立的角度來探討本件負責職掌審判的司法權是否有權限將該等見解引入我國。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

「戒嚴時代」之釋憲者所做出之憲法解釋即已多次且清楚地闡明，人民司法上的受益權，是指人民享有法院應該要「依法審判」的義務，所以法院如果想要以「便宜行事」的方式完成審判程序，仍應注意擔任我國法官所應該要遵守的一些基本原則，包含憲法上的義務以及立法者所設立的法律規定，如司法者認為相關立法有違憲或實務上窒礙難行之處自可自行聲請憲法解釋(例如主張專利法第22條「所屬技術領域中具有通常知識者」要件違憲或推動修法刪除此要件)或推動修法，自不待言。

在審判程序上，認定是否具有進步性的實體法要件專利法第22條第2項已經明文規定為︰「…為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，而由該法條文義記載，判斷方式是「所屬技術領域中具有通常知識者」依「申請前之先前技術」再來判斷是否可「輕易完成」。所以在實體法上「所屬技術領域中具有通常知識者」與「申請前之先前技術」是兩個法律構成要件，否則要如何產生「依」這個動作？

而「所屬技術領域中具有通常知識者」既是法律的法定構成要件，在審理上法院受有民事訴訟法第199條第1項與行政訴訟法第125條第2項之義務，應令雙方當事人具體就此構成要件事實為適當而完全的辯論。因此「系爭判決」認為當事人對於「專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準」有主張並影響「某項特定知識或技術可否作為引證時」，才有明確界定「通常知識者所具備之知識水準」之實益云云，不但在心理學的科學認定上有值得批評之處，在我國法律的要求上，似乎也有明顯而重大的違誤。

當然，「所屬技術領域中具有通常知識者」也可由部份的「申請前之先前技術」文件中所加以具體化，但是管見認為由於法律上有「依」這個用語，所以認定「所屬技術領域中具有通常知識者」之先前技術文件，宜與認定專利是否具有進步性之「申請前之先前技術」為兩個獨立的技術文件為妥，否則似違反立法者之意旨。

承上，在判斷「所屬技術領域中具有通常知識者」時，如果按照「系爭判決」之意旨，在攻防中法院即可感知該「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，那麼在我國訴訟法的角度上來說，法院此時應處於完成「證據調查」之階段，不論按照審理法所準用之民事訴訟法或是行政訴訟法，法院應將證據調查之結果曉諭或告知當事人為辯論，方符合我國法制規定以及最高法院、最高行政法院已建立數十年之我國訴訟審理體制。

然而，「系爭判決」該等便宜行事的審理程序，將「浮現」所得之內容僅存在法官心中，並未將調查證據之結果，曉諭或告知當事人為辯論，將導致「調查證據」與「認定事實」之訴訟程序當然違反法律。

此外，在法律審與事實審的職責分野上，最高法院以及最高行政法院要依下級審法院所認定之事實進行法律審之審理，並且對於下級審法院調查證據及認定事實是否違背法令，有審查之權。然而依「系爭判決」之意旨，在雙方攻防時，「所屬技術領域中具有通常知識者」的技術水準即可「浮現」，搭配上並未將該「浮現」之內容予以具體化並載明於判決書中之智慧財產法院例行作法，將造成沒有參加雙方攻防的最高法院與最高行政法院完全沒有機會對於智慧法院所認定之事實是否正確加以審查，所以如果智慧法院針對「浮現」出的「所屬技術領域中具有通常知識者」的技術水準有認定上的錯誤，會產生最高法院跟最高行政法院認定上的一個黑洞，「系爭判決」當然可以很好聽的講如果該論證內容不違反經驗法則、論理法則、自然法則云云，但是今天的論證內容是空的，那最高法院與最高行政法如何審查是否違反經驗法則、論理法則、自然法則？如此一來最高法院與最高行政法院若認同此作法，將導致我國從戒嚴時代所建立的審理體制將會嚴重崩壞(還是已經崩壞超過十年了)，因此最高行政法院不再「加以容認」，不願繼續背這個黑鍋也是可以遇見的。

4. 仍應回歸我國既有民事、行政審理體系。

「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，確實不易證明，但是依據法院闡明義務的行使以及舉證責任的分配，這個具體化之責任本來就不是法院來負責，甚至可以說法院挑起了這個責任將違背公平法院之原則，而後一連串違反我國既有民事訴訟、行政訴訟法體制，更是嚴重違反公平法院之原則。

依民事訴訟法第199 條第1項或行政訴訟法第125 條第2項之規定，法院本來就有義務應令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論，是否在訴訟關係上有必要應該取決於實體法的規定，而不是對某特定要件有主張或爭議，才在審理程序中有審理的必要性，因此依據筆者淺見法院應依闡明義務命依法應負舉證責任者負起舉證責任即可，不須要以「浮現」的方式認定法律構成要件之基礎事實，導致訴訟程序陷入科學實驗所確立之的偏見錯誤，更違反一連串我國法律，在號稱以科技或人權立國之我國，顯得相當諷刺。

陸. 小結

「依法審判」四字雖短，實踐卻著實不易，考驗著司法者守護法律的精神與自我要求，足以堪稱司法者首位應遵守之正當法律程序。猶記筆者數年前於研討會中聽聞某智慧財產法院的法官，將智慧財產法院與美國Delaware州的法院相比擬，並宣稱將建立足以讓世界認同、敬佩的智慧財產法律審理制度，此言之豪氣讓筆者十分神往、佩服。如今在「具有通常知識者」的認定上，如果我國智慧財產法院，具有向前邁進的勇氣與決心，將有機會引領世界司法實務潮流，為我國人權的發展樹立下一個里程碑。

原文刊登於專利師期刊第36期---作者為恒信國際商務法律事務所主持律師 李懷農律師

壹、前　言

我國智慧財產案件審理法（下稱「審理法」）施行至今已近10年，其所適用之審理範圍雖然包含專利、商標、著作權等其他智慧財產案件，但是最受到關注的案件類型，應仍屬專利案件。而在專利案件之審理程序中最受矚目或最有爭議之部分，莫過於進步性的審查程序，除了技術審查官所做出的技術報告應該要公開之外，後見之明造成進步性被誤判的可能性，也一直是難以解決或甚至是現行審理程序不太受重視的問題，但在以人權與科技立國，並追求法制進步之立場，建構符合正當法律程序之進步性審理流程，仍是值得追求的目標，因此筆者藉由本篇文章淺談雙元審理（bifurcation）解決後見之明的方式，希望能拋磚引玉，讓更多先進發表對建構新審理法法制之看法。

貳、正當法律程序之介紹。

「正當法律程序」的形成，可溯及於英國大憲章，而經過數百年之演進，「正當法律程序」已對於全球的法律體制造成遠大的影響，我國憲法建構之初原係繼受於德國法體系，受到「正當法律程序」之影響較少，然而隨著司法院大法官藉由憲法解釋將「正當法律程序」引入我國，因此目前「正當法律程序」也是具有憲法位階之重要法律原則。

一、正當法律程序之演變。

「正當法律程序」首見於1354年英國大憲章，除進一步衍生出自然正義之三要素，即「在公正法庭前就（聽）審的權利」、「獲悉指控的權利（又稱「受告知權」）」、「就指控進行答辯的權利（又稱為「聽證權」）」，又從自然正義中衍生出兩個重要的法律概念，包含「任何人不得自斷其案」以達成公正，以及「兩造兼聽」以達成公平。[1]

上開自然正義之概念不但看似抽象，更甚至有些虛無飄渺，但隨著時代演進，司法體系在不同法律案件中，都可能因為特殊任務需求而有不同的複雜變化，而由於變化太過複雜，很有可能已經喪失或偏離了司法的核心概念，此時用最單純的法律概念加以審查，往往有反璞歸真的效果，進而找回司法最初保障人權之目的。

二、「正當法律程序」之基礎概念。[2]

「正當法律程序」經演變後，在美國法律實務上，又可分為「程序上正當程序」（procedural due process）與「實質上正當程序」（substantive due process）。

「程序上正當程序」係指當國家限制人民「生命、自由或財產」時，應經如何程序方為正當的問題，又稱為程序正當。如果沒有經過正當程序之檢驗，國家便即輕率的侵害了人民的重要權利，那就如同國家與人民同時參與一場競賽，卻又自行訂定有利於國家的遊戲規則，而在競賽結果不利於人民時，卻要求人民應該要承受這場比賽的結果。

「實質上正當程序」則係指法院如何確保法律規定之內容合乎基本公平，避免「惡法亦法」的問題，又稱為實質正當。例如目前國家要求成年男子具有服役義務，然而針對身體不健康者，或有宗教等其他因素者，則應該藉由替代役制度，來落實特殊因素者之服役義務，以同時達成兼顧服務義務與保護特殊族群的目的，避免看起來沒問題的法律，在個案適用上產生問題。

三、何種國家公權力應受到「正當法律程序」之控制？

「正當法律程序」存在的原因為何？前司法院大法官認為，「正當法律程序」是避免公權力「不當」侵害人民權利的風險管理機制。[3]

「正當法律程序」所要求或管制的對象是國家公權力，要求國家實現公權力應該依循正當法律程序，目的是保障公權力所實施的對象，不會遭受公權力不正當的侵害。因為公權力的強制力，往往會直接發生限制人民權利的效果，如果能夠適當的規範公權力行使之方式，建立起公權力行使之正當程序，便可以降低公權力不當實施的可能性，以降低人民權利遭受不當侵害的風險。[4]

我國法律要求國家機關行使權力時，需要遵守正當法律程序，最初可源自憲法對於人身自由之保護。隨著憲政秩序之演進與大法官解釋陸續作成，釋字第709號解釋揭示：「……部市更新條例……未設置適當組織以審議都市更新事業概要，且未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符……上開規定均有違憲法保障人民財產權……」，再次揭示國家侵害人民財產權時，必須要遵守正當法律程序，足證財產權在我國受到正當法律程序之保護。而專利權亦屬於財產權之一，因此專利權人之專利權如果受到國家侵害，自應受到「正當法律程序」之保護，自屬於毋庸置疑之事。

四、何種程序方符合「正當法律程序」

美國聯邦最高法院認為：「何種程序方屬於正當，應斟酌案件性質、受到不利影響的私人利益、限制或剝奪私人利益之方式、限制或剝奪私人利益之理由、有無替代程序、限制或剝奪私人利益所欲追求之公共利益、以及公益與私益之衡量等因素，綜合認定之」。[5]

我國司法院大法官，在釋字第689號解釋理由書中亦表示：「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序」（釋字第636、709號亦有相同見解）。美國聯邦最高法院與我國司法院大法官之意見，兩者在解釋「正當法律程序」之構成上，皆使用非常多的不確定法律概念，因此在法律具體案件的分析與適用上，容易產生許多爭議。例如，目前法律所建構的程序是否已經符合「正當法律程序」？可能有見解分析認為已經符合「正當法律程序」之，但也可能有見解會認為已經違反「正當法律程序」的要求。雖然「正當法律程序」之分析如此複雜，但是「正當法律程序」仍開啟了一扇門，讓吾人可以分析現行法律體制所建構出的風險管理機制，是否是可以被接受的，或者其實吾人可以採取其他更好的法律程序，讓人民的權利受到更充分的保障。

專利權本身雖屬於財產權，但與一般傳統財產權，例如土地、房屋比較起來，具有無具體形狀之特性，而因為此無形之財產權性質，使得專利權在遭受到「國家」侵害的時候，會遇到一些較為特殊的問題，而為了因應這些問題，國家自應建構符合「正當法律程序」之相關程序，避免專利權遭到「國家」之「不當」侵害，方符合我國憲法保障財產權之意旨。

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參、認定專利是否具有進步性之程序

專利權若具有專利無效事由，將被認定因為不具可專利性，而使得專利權應被撤銷，而最常見之無效事由，則為專利不具新穎性以及進步性。其中，是否具有進步性之認定，則因為專利權為無體財產權，而有其複雜與爭議之處。

一、關於進步性之認定，各國實務上早已經建立審查標準

(一) 我國對於進步性的主要判斷步驟

現行專利審查基準第2篇第3章3.4「進步性之判斷步驟」揭示︰「申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

‧步驟1： 確定申請專利之發明的範圍；

‧步驟2： 確定相關先前技術所揭露之內容；

‧步驟3： 確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

‧步驟4： 確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；

‧步驟5： 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。」。

(二) 而我國對於進步性判斷之標準，更可朔及至知名的Graham案

美國聯邦最高法院於Graham案後，建立對於非顯而意見性之判定標準與步驟，其主要內容為︰「……(1)界定先前技術之範圍與內容（the scope and content of the prior art），(2)比較先前技術與所請發明之區別（the difference between the claimed invention and the prior art），(3)界定所屬領域之一般技術水準（the level of ordinary skill in the prior art）」[1]，其中主要精神仍存在上開我國審查基準之進步性判斷步驟中，因此美國進步性以及其相關措施，所產生之相關影響，皆值得我國法制作為重要參考。

二、現行判斷進步性之方式，受到後見之明相當大的影響

(一) 後見之明介紹

後見之明是指當觀測者得知事情發生的結果後，觀測者會忽略結果訊息的影響力，而高估自己能正確預測事情發的機率的現象，[2]即俗語稱的事後諸葛亮，此屬於心理學界已承認之人類認知上的一種偏見。

個別觀察者會希望看到這個世界是處於穩定而可預測的情況，而且觀察者同時會希望被他人視為聰明的，如果觀察者相信最終的結果是可以被預測的，將可滿足上開兩種認知。簡言之，個人在取得已經知道的訊息後，才開始從事後的角度分析事情的可預測性，是沒有辦法避免該訊息對該分析所帶來的影響。相反的，個人可能會因此高估事情的可預測性。而對於專利法來說，一旦判斷者具有了後見之明，對於個案分析上就會誇大事前的可預測性，甚至將事情發生的可能性提高到必然會發生。[3]

(二) 後見之明對於判斷進步性所帶來的影響

後見之明對於進步性的影響，主要是在判定「先前技術水準」、「發明完成當時，是否該領域之通常知識者人士是否可以輕易完成」時產生偏見。因為通常知識者的技術水準，會隨著時間演變而增加，故判定進步性的判定者「隨時間」所增加所擁有之通常知識，在判定進步性時會變成一種污染源或考試作弊的小抄，導致判斷者在判斷發明當時之技術水準時，受到了後見之明的污染。

相關研究甚至顯示，在不同的情況下，後見之明的程度也會隨之加大，例如︰「越進步的科技領域，後見之明所產生的影響也會越大」、「如果所預測的事情真的實現，後見之明在事後判定發生可能性上產生的影響也會較大；反之，如果所預測的事情後來沒發生，後見之明的影響力就會變小。但是，要判斷進步性時，所有發明都已完成，所以會有潛在高估發明可預測性的後見之明存在」[4]。

然而，最重要的是，在專利進步性的審查中，由於技術審查人員都已經先看到了專利的內容，然後才來判斷專利的進步性，好似就如同先給考生看了答案，再來問考生難不難，而此閱讀專利內容對於專利進步性審查所帶來的影響，更是從專利審查難以擺脫的宿命。

(三) 除了判定進步性，後見之明亦對於專利案件之其他審理層面造成影響，礙於篇幅僅簡介部份影響如下[5]。

1.申請專利範圍解釋

法院對申請專利範圍做出之解釋，將會對於侵權是否成立產生巨大影響，如果法院採取不同的解釋，很有可能直接決定了結果是侵權或是不侵權。

然而，申請專利範圍之解釋，應是基於該發明技術領域中通常知識者於專利「申請時」對於請求項文字所能瞭解之意義與範圍，進行專利申請範圍之認定，而在判定完申請專利範圍後，方進行是否侵權之比對。

而我國現行「專利侵權判斷要點」第2章2.1「解釋請求項之目的」記載︰「……解釋請求項，其目的在於正確解釋請求項之文字意義（下稱文義），以確認請求項界定之範圍……」；同章2.2「解釋請求項之時點」更進一步記載︰「請求項界定之範圍，應限於該發明所屬技術領域中具有通常知識者於專利『申請時』所能瞭解之意義……」揭示我國申請專利範圍之解釋應是就「申請時」的通常知識來進行判定。

然而，在判定專利申請範圍時，皆是專利申請之後，因此判定人員在專利「申請時」到「判定時」期間有可能會吸收一些申請後所產生的知識，使得判定人員實際擁有的知識是「判定時」的通常知識，所以如果要判定人員回到過去，以使用「申請時」的通常知識來解釋申請專利範圍，判定人員吸收到申請後才產生的通常知識，會對於判定申請專利範圍之解釋造成影響，又連帶對於後續侵權認定產生影響。

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2.是否充分揭露

專利說明書所記載之內容，應該要充分揭露使「申請時」通常知識者可以據以實現，而我國現行專利審查基準第2篇第1章1.3「說明書的記載原則」亦揭示︰「……說明書形式上應敘明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實現，簡稱可據以實現要件。說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌『申請時』之通常知識予以審究……」。

然而，但是如同前述，通常知識自然會隨時間演變而增加，判定者從「判定時」的通常知識來回推「申請時」的通常知識，所以同樣有後見之明的問題存在，而隨著時間越久，科技發展越大，後見之明的問題越嚴重。

3.均等論之適用

現行「專利侵權判斷要點」第4章1.「申請歷史禁反言」記載︰「……『申請歷史禁反言』又稱為『申請檔案禁反言』（file wrapper estoppel），簡稱『禁反言』，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此，『申請歷史禁反言』為均等論的限制事項之一……」，「申請歷史禁反言」在我國法規上屬於均等論的限制事項之一無疑。

然而，美國聯邦最高法院認為有一些情況，「申請歷史禁反言」可能會不當限縮了均等論的適用。其中，一種是「均等在『申請時』是不可預見」，因為決定專利是否在「申請時」是否可預見，也會有前述後見之明的問題。

因為均等在「申請時」通常知識者是不可預見的，而「判定時」該種均等情況已經被通常知識人者所熟知。因而使得判斷「申請歷史解釋禁反言」的判斷者，可能被後見之明影響，認為在早在「申請時」這種均等情況專利申請人早就看到，而專利申請人基於這種理解所做出來的申請歷史解釋以及其權利上的限縮，自然包含上開均等範圍。因此，後見之明在均等論上亦產生了一定的影響。

三、為了改善後見之明對於判斷進步性所產生的影響，各國司法實務也做了很多努力

(一) 美國法院為了防止後見之明在判定進步性上造成不當影響，因而提出各種輔助標準

美國法院早在1882年即知後見之明所產生的偏見，會讓每個人認為發明是很容易完成的[1]。基於後見之明將擾亂判定進步性之正確性，美國聯邦最高法院進提出「次級判斷因素（secondary consideration evidence）」，例如在Graham案中，美國聯邦最高法院就揭示︰「……所請發明中有關之客觀證據或次級判斷因素（secondary considerations）、是否達成商業上成功（commercial success）、是否解決前案或產業長久需求（long felt but unsolved needs）……作為非顯而亦知之輔助判斷標準……」。

而美國聯邦巡迴法院在判定進步性，亦要求「預先存在建議、教示、動機（suggestion、teaching or motivation）以結合先前技術」以避免後見之明對於進步性判斷造成干擾[2]。

(二) 我國進步性判定標準，自然亦深受美國實務影響

1.現行專利審查基準揭示以下內容

專利審查基準第2篇第3章3.4.2.3「輔助性判斷因素」揭示︰「審查進步性時，若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料，主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時，應一併審酌……『發明具有無法預期之功效』……『發明解決長期存在的問題』……『發明克服技術偏見』……『發明獲得商業上的成功』……」。

專利審查基準第2篇第3章3.4.1.1.4「教示或建議」記載︰「……若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，例如，引證A、B至少其一揭露結合二者之教示或建議，或另一佐證C揭露結合引證A與引證B之教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證（引證A與引證B）之技術內容……」。

專利審查基準第2篇第3章3.4.2.1「反向教示」揭示︰「……於進步性之步驟2『確定相關先前技術所揭露之內容時』，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）……」。

專利審查基準第2篇第3章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」︰「……審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容（例如主要引證之技術內容A與其他引證之技術內容B）而完成申請專利之發明（例如技術內容A＋B），若有動機能結合，則可判斷具有否定進步性之因素……」。

2.我國司法實務判決亦有以下見解

最高行政法院104年度判字第487號判決揭示︰「……關於進步性之調查，於舉發人所提之引證範圍內，法院應詳予調查判斷，基於輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，首揭5項輔助性判斷因素是否存在，或為上訴意旨所主張，或為上訴人於原審述及，其中證據13及證據14之葉片操作，分別需要額外介質如拉桿、旋鈕等構件，而且係間接施力以操作葉片開合，非如系爭專利不需額外介質，且能直接施力撥動葉片，似有簡化結構之情形，關於此部分進步性之判斷因素以及系爭專利是否尚符合其他輔助性判斷因素之要件，均宜由事實審法院併予調查審酌，附此敘明……」。

最高法院106年度台上字第291號民事判決揭示︰「……下列輔助性判斷因素亦得以佐證該新型並非能輕易完成：(1)、新型創作具有無法預期的功效；(2)、新型創作解決長期存在的問題；(3)、新型創作克服技術偏見；(4)、新型創作獲得商業上的成功；(5)、新型創作以簡化之結構而能達成相同或更佳之功效……原審未探究被證1、7、8等所欲解決之問題、功能、特性，及確立申請專利時，所屬技術領域中熟習該項技術者之知識水準，復未說明依何項技術特徵之教示、建議而能輕易完成系爭專利，即泛以……被證7、1、8、10均為車牌辨識之停車場收費系統之技術領域，組合被證7及8、10、被證1及8、10得輕易完成系爭專利請求項2之技術特徵，並嫌速斷……上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由……」。

最高法院104年度台上字第1111號民事判決揭示︰「……又二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能與系爭專利具關聯性。被證9已揭示系爭專利請求項1中大部分之技術特徵，對熟習該項技術者而言，應用或組合上開引證之技術內容，而完成系爭專利請求項1所請之發明並無困難，即能輕易完成系爭專利之技術內容，熟習該領域技術者，自有合理動機就被證9至11為相關之結合以解決前開問題，乃原審本於認事、採證之職權行使所合法確定之事實。原審因認被證9至11之組合可證明系爭專利請求項一不具進步性，而為上訴人不利之判決，經核於法並無違誤……」。

3. 綜上，我國現行審查基準上開內容與其相關內容，以及相關司法實務見解，足以證明我國審查實務受到美國相關實務見解之重大影響

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(三) 「輔助判斷因素」可能仍無法解決後見之明所造成之影響

「輔助判斷因素」存在的目的，是屏除後見之明對於判斷進步性所造成的影響，但是學者質疑認為「輔助性判斷因素」存在以下兩個原因，導致於「輔助性判斷因素」可能無法達成他存在的目的。第一點就是其通常在案件中是無法確認是否存在該等因素，第二點是就算成功使用了，也無法證明系爭專利是否具有進步性。[1]

以最常見的「商業上的成功」而言，需要以「商業上的成功」證明發明具有進步性，可能還要同時滿足其他要件，例如「商業成功是來自進步行而非行銷」、「在發明完成前，就已經知道此一改善可達成商業上之進步行」、「其他人也經知道此處具有潛在的商業成功可能性，並試圖利用之」、「其他人失敗是因為發明人很早就領先其他人完成」，要符合諸多條件相當困難，因此使得該「輔助判斷因素」顯得難以使用。

我國司法實務見解在運作上，未將「進步性判斷方式」與「進步性輔助判斷因素」兩者建立可操作的連動關係。例如，智慧財產法院103年度民專上字第19號民事判決揭示︰「……專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，而商業上之成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否等進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要（參照最高行政法院102年度判字第205號行政判決）……」。

「商業上成功」來佐證是否有後見之明確實有其難以使用之處，但是上開司法見解似乎認為「進步性判斷方式」與「進步性輔助判斷因素」兩者好似都是「直接」用來處理進步性的標準，而因為法官有適用以及不適用行政規則之權限，基於「輔助判斷因素」只是「輔助的」，已經透過「正」的判斷標準來判斷進步性，那又何須使用「輔助」的呢。

因此，我國司法實務在「輔助判斷因素」的操作上，除了繼受外國法制上兩個缺點外，還演化出不需要使用「輔助判斷因素」之見解，導致司法實務對於後見之明的防禦有時會根本性的喪失。

(四) 「建議、教示、動機」可能亦無助於解決後見之明對於判定進步性所造成之影響

「建議、教示、動機」可能存在先前的引證文件上，也可能沒有存在先前的引證文件上，因此如果在判定進步性時，硬性要求引證文件上應具有「建議、教示、動機」，才能避免判定人員因為後見之明受到影響，可能會產生盲點。因為，如果只是引證文件上面剛好沒有「建議、教示、動機」，難道通常知識者在看到該引證的時候，就一定會認為系爭專利具有進步性嗎？所以在KSR案中，美國聯邦最高法院就否定美國聯邦巡迴法院，關於先前技術中必須要明白揭示元件之組合動機之見解，因為美國聯邦最高法院認為美國聯邦巡迴法院的見解太過僵硬[2]。

從另外一個角度觀之，「建議、教示、動機」就算存在先前的技術文件上，難道通常知識者就一定會認為系爭專利是不具進步性的嗎？以我國審查基準為例，現行審查基準第二篇第三章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」揭示︰「……判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關聯性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關聯性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量『技術領域之關連性』、『所欲解決問題之共通性』、『功能或作用之共通性』及『教示或建議』等事項……」。然而，上開得「綜合考量」的範圍，其實已經包含了海量的技術文件，雖然可以造成審查上的靈活度，以便於審查委員可以使用的先前技術範圍，但如果審查的範圍可以靈活到可以從大海撈針去尋找引證，那怎麼能免去按圖索驥以及後見之明的指責，如果不能免去後見之明的指責，那麼原先要避免後見之明的使用目的，可能會顯的非常突兀。[3]

(五) 縱使是經過充分訓練的專業人士，仍無法避免被後見之明影響

在美國一項為期8年的研究指出，法官與陪審團一樣存在後見之明，學者並再針對167位美國聯邦法院法官進行是否具有後見之明的研究，再次揭露法官與陪審員以及外行人相較，雖然法官受到後見之明的影響稍微小一點，但是並沒有統計學上的顯著差異；而美國專利商標局審查委員，除為通常知識者外，還受過豐富的進步性審查訓練，並有豐富的審查經驗，但是研究指出美國專利商標局的審查委員，亦受到後見之明之影響，比起沒有技術背景的人雖受到的影響比較小一點，但依然沒有統計學上的顯著差異。[4]

相關研究為了進一步確認後見之明對於進步性審查所造成之影響，做了許多試驗[5]。

其中一個試驗先將受試驗人區分為3組，在第1組中引導告知受試驗者許多必要資訊，包含解決問題的之場景、先前技術，以及其他所有必要的引導訊息；在第2組中告知與第1組相同的資訊，但是增加告知受試者「解決問題的方法」；在第3組則取得與第2組相同的資訊，另外更告知第3組受試者判定上可能有後見之明的問題，藉以警告第3組受試者不要被後見之明所影響。最後再請3組受試者就「以先前技術所呈現的資訊，對於通常知識者來說,解決該問題是否顯而易見」、「受試者對其認定顯而易見的信心」……等問題做回答。而最終的實驗結果顯示，在相同的技術背景下，第2組回答顯而易見的比例約是第1組的3倍，第3組回答顯而易見的數目也接近3倍，因此證明後見之明對於進步性判定存在巨大的影響，且就算判斷者已經知道了後見之明所產生的影響，也無法免於被影響。

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四、雙元審理介紹[1]

雙元審理（bifurcation），也是一種進步性的輔助審查模式，該等審查模式亦是依附於Graham案所建立起的審查模式，並建構出於前述「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」不同的審查方式，以避免後見之明對於進步性審查產生影響。

雙元審理模式主要是將進步性審查工作分配給兩個審查委員，第1位審查委員做傳統的進步性審查步驟，但不判定是否具有進步性，在審查的時候第1位審查委員應將「系爭專利所欲解決之問題加以定義」、「通常知識者的技術水準」、「確定是否增加其他資訊以確認通常知識者的技術水準」、「前案檢索」……等工作加以完成；而第2位審查委員則在沒看過系爭專利的情況下，依據第1位審查委員所完成的工作，來審查系爭專利是否具有進步性。

因為後見之明會對於進步性的審查產生如前所述的影響，而使得進步性的判斷造成了阻礙，而各種消除後見之明的方式都存在著一些不可信或不具功效的爭議，因此雙元審理模式設置了一種特殊的審查方式，將閱讀系爭專利之過程與判斷進步性兩者加以分離，免除了後見之明對於進步性審查所產生的影響。

肆、結　論

司法程序所設立之目的，是在確保人民的權益受到救濟，但如果司法權之行使本身就是「不當」侵害人民權利的元兇，必須建構「正當法律程序」，方能避免人民權益受到司法權的「不當」的侵害。進步性是專利權的重要議題，智慧局與智慧財產法院都會進行進步性的審查，但是司法機關在處理進步性的問題上，自然要建構嚴格於行政機關的審查流程，如果後見之明已經滲入了行政機關的進步性審查程序，那麼司法權為了確保人民的財產權，自有憲法上之職責監督行政機關是否「不當」侵害了人民的財產權；但如果行政機關沒有被後見之明影響，反而是司法機關在進步性審查時被後見之明所影響，那就有違司法權是人民保護者的角色，進而將司法權變成「不當」侵害人民權利之元兇。因此自應考量如何處理後見之明對於判定進步性所造成的影響，以符合「正當法律程序」對於人民財產權的保護，避免政府機關在判定進步性的時候，被後見之明所影響，不當的侵害到人民的財產權。

目前各項前述「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」，仍僅屬於行政規則，由於法院無適用行政規則之義務，進而可能導致法院便宜行事，進而忽視後見之明對於進步性判斷所產生的影響。因此，將進步性的相關審查方式取得更高的法律位階，亦是另一思考路徑。否則基於自然正義「任何人不能自斷其案」的概念，如果被後見之明影響而產生的「不當」侵害是來自法院，法院又豈能以行政規則法院得不適用行政規則，來脫免其侵害人民權益之責。

然而，縱使將「輔助判斷因素」與「建議、教示、動機」提高到法律層次，可能仍無法避免審查結果受到後見之明之影響。因此，吾人應考慮透過修改現行審理法，將雙元審查之概念，落實到司法審查程序中，抽離後見之明對於進步性的影響，以符合「正當法律程序」之要求。科技發展係我國重要議題，科技產業對我國經濟有極大貢獻，有關單位應該更加重視專利審查背後的基本原理，以促進科技以及人權的發展。

由於專利制度的特殊性，智慧財產案件審理法授權智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）得在個案中，決定專利的有效性。

而該有效性也只拘束這個訴訟個案，對於其他人或案件不生法律上之效力（當然其他審判者要參考也是可以）。

這目的很良善，是為了解決長久以來專利訴訟被告抗辯專利無效，而須進行舉發程序、訴願程序、行政訴訟程序一審二審程序的程序性延宕。

但是有一好就有一弊，由於舉發程序沒有廢除，且舉發後續的行政訴訟程序，仍由智慧財產及商業法院職掌一審（即事實審）

因此，容易讓舉發程序的審查人員，因故延宕甚至蓄意不處理舉發程序，導致涉訟的舉發程序處理甚至晚於一般正常舉發程序的處理進度。

雖然智慧財產局針對涉訟案件，定有涉訟優先審查制度，且被告得向智慧財產局申請舉發案涉訟之優先審查程序，進而督促舉發審查人員應於6個月內完成舉發審查程序。

但理想雖然很美好，現實總是殘酷的，當前述的新制弊端如此明顯的時候，審查人員蓄意延宕舉發審查程序的問題，就應該要被重視，否則智慧財產局所稱的優先審查制度難道是欺騙老百姓的？

然而，舉發由於是針對官方核准專利之挑戰，並沒有次數上的限制

是以，被告（即舉發人）如果第一次舉發後又發現其他證據，為了因應二個月內不能提出新證據的法規，被告當然很有可能提出第二次舉發。

但問題是兩次的舉發內容，所對應的證據其實是並不相同的。

而舉發人身為專利訴訟案件的被告，當然可以提出舉發，而且所提出的舉發也當然是基於涉訟程序而享有優先審查地位的。

但是由於前面所說的，由於訴訟的非公開性，導致舉發審查人員對於案件的進度與內容不甚了解（這也是訴訟制度的使然）。

所以第二次舉發的審查人員看到涉訟優先審查囉，然後就開始故意擺爛，等待判決結果出來再抄。

結果舉發人因為訴訟程序根本來不及（或沒有）提出第二次的舉發證據，所以最後判決結果出來，舉發人員也沒得抄

最終不當的延宕了舉發人的程序利益。

當然，由於舉發程序的不公開心，舉發審查人員實際上是不是真的這麼延宕，外人是沒有確實的證據的

但身為官署既然宣稱涉訟要優先審查，並定下了六個月審查時間（此時間筆者也認為適當）

那麼舉發如果審查做成的實際時間要遠超過六個月甚久，而違反正常人認為的合理時間（更何況涉訟是要優先審查的）

那就不能怪一般人民污指舉發審查人員故意延宕訴訟而侵害人民權益。

為此，智慧財產局應該要嚴格的確認舉發審查人員是否有拖案的情況發生

要不然，智慧財產局大可直接取消涉訟優先審查的申請，直接說法院判什麼我們就跟著抄就好了